TM9 - Niega Sin Oposición

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 76173
Ref. Expediente N° SD2019/0054684
Por la cual se niega un registro
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

en ejercicio de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de junio de 2019, VALENTINO MEJIA
TORO, solicitó el registro de la Marca LA CASA ÁRBOL (Mixta) para distinguir productos
comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza1.
SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 865, no se

presentaron oposiciones por parte de terceros.
TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la

Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:
“…a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de

registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de
que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas
así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”
Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero,
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
120: Muebles de madera o de sucedáneos de la madera; marcos [arte y decoración]; marcos para fotografías; muebles, espejos,
marcos; soportes no metálicos para colgar plantas.
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diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

que la marca sea registrable.
Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marca previamente registrada
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

relevante para el presente examen de registrabilidad:
Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia

El MADERAS EL 29 sep 2026
Mixta 15267091 10 20 Marca Registrada
Arbol ARBOL SAS
Los signos a comparar son los siguientes:
El signo solicitado La marca registrada
Jurisprudencia
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado

que: “En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto
marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser
más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos
mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento
denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y
distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta
predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando
las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca
mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión
entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.
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Análisis comparativo
Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En
efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente
similares, comoquiera que el carácter dominante del signo solicitado reproduce en su
totalidad el aparte denominativo de la marca previamente registrada; sin que el cambio en
la parte gráfica genere una impresión diferente en la mente del consumidor y mitigue el
riesgo de confusión.
Pues bien, esta Dirección observa que el carácter distintivo del signo solicitado (LA CASA
ÁRBOL) reproduce parcialmente el aparte denominativo de la marca previamente
registrada (El Arbol), configurándose así una reproducción parcial de la parte nominativa
del signo antecedente; no siendo la inclusión de los elementos nominativos y el cambio
en los elementos gráficos suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos
en el mercado, toda vez que ésta induciría al juicio del consumidor a creer erradamente
que el signo solicitado es una innovación marcaria de la marca fundamento de la
negación.
De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la
administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los
productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse
en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la
conexión competitiva entre los productos y/o servicios2.
Conexión competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:
2 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo
su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que
constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.
“b) Canales de comercialización
“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión
competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes
y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas
o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde
marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
“c) Mismos medios de publicidad
“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos
se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los
productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
“d) Relación o vinculación entre los productos
“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar, helados y
muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.
“e) Uso conjunto o complementario de productos
“Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al
origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad
entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o
que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
“f) Partes y accesorios
“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final
(motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).
“g) Mismo género de los productos.
“Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características
generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).
“h) Misma finalidad.
“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o
confusión.
“i) Intercambiabilidad de los productos.
“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión
competitiva es palpable”.
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20: Muebles de madera o de sucedáneos de la madera; marcos [arte y decoración];

marcos para fotografías; muebles, espejos, marcos; soportes no metálicos para colgar
plantas.
El signo previamente registrado identifica:
Expediente 1526709, Clase 20: muebles, espejo, marcos; productos de madera, corcho,
caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de
mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en
otras clases.
De la anterior relación de productos, se observa que el signo solicitado pretende identificar

productos del mismo nomenclátor internacional en la Clase 20 y que el signo solicitado
pretende distinguir productos muebles al igual que los que distingue la marca previamente
registrada. Por lo tanto, los consumidores al encontrar los signos en el mercado
difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión
indirecta).
De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores, si se tiene en cuenta

que los canales de distribución, divulgación, publicidad y comercialización de estos
productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata
de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende
registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado de la empresa titular
de tal signo.
Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca LA CASA ÁRBOL (Mixta) para

distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza3,
solicitada por VALENTINO MEJIA TORO, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VALENTINO MEJIA TORO,

solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación.
320: Muebles de madera o de sucedáneos de la madera; marcos [arte y decoración]; marcos para fotografías; muebles, espejos,
marcos; soportes no metálicos para colgar plantas.
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ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 24 de diciembre de 2019
MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ref. Expediente N° SD2019/0054684

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 865, no se

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la

“…a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

Ref. Expediente N° SD2019/0054684

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado La marca registrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado

Ref. Expediente N° SD2019/0054684

El signo solicitado pretende distinguir:

2 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

Ref. Expediente N° SD2019/0054684

20: Muebles de madera o de sucedáneos de la madera; marcos [arte y decoración];

El signo previamente registrado identifica:

De la anterior relación de productos, se observa que el signo solicitado pretende identificar

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores, si se tiene en cuenta

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca LA CASA ÁRBOL (Mixta) para

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VALENTINO MEJIA TORO,

Ref. Expediente N° SD2019/0054684

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

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