Apple

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 62424
Ref. Expediente N° SD2017/0100638
Por la cual se decide una solicitud de registro
EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de diciembre de 2017, SIFONE

COMPANY SAS, solicitó el registro de la Marca SIFONE (Mixta) para distinguir
productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación
Internacional de Niza1.
SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 824, APPLE

INC presentó oposición con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:
“En efecto, vale la pena señalar, que la pronunciación de la combinación

"PH" es exactamente igual a la pronunciación de la letra "F". En esa medida
las marcas en conflicto serán pronunciadas IFON/SIFON, ya que la letra "E"
es muda, siendo evidentes las similitudes entre las mismas.
Por lo tanto, el consumidor al enfrentarse a las mismas en el mercado se

verá inducido a pensar que se trata de marcas con el mismo origen
empresarial o con un origen relacionado.
En vista de lo anterior, a continuación me permito explicar cómo cada uno

de los presupuestos previstos en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión
486 de la Comunidad Andina se verifican en el presente caso, lo cual
conlleva a que la marca SIFONE (Mixta) solicitada por SIFONE COMPANY
SAS, deba ser negada por ser similarmente confundible con la marca
notoriamente conocida iPhone de propiedad de APPLE, INC.”
TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, SIFONE COMPANY
SAS, dio respuesta a la oposición argumentando:
“LAS MARCAS COTEJADAS SON DIFERENTES ORTOGRAFICA Y

FONETICAMENTE.
La marca SIFONE tiene identidad propia como marca como sea que
corresponde a un signo de fantasía (una expresión italiana que traducida al
español refiere la idea de SIFON) de allí que se trate de una marca
distintiva para los productos y servicios de la clase 9 y 42 internacionales de
Niza, no existiendo confusión con las marcas registradas IPHONE, como
sea que el signo SIFONE es un signo exclusivo y novedoso carente de
1 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición,
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de
datos, ordenadores; software; extintores.
42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
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contenido semántico y que en el evento de atribuirle un contenido

semántico el consumidor medio lo haría respecto de la expresión SIFON, es
decir, lo entendería como "un dispositivo hidráulico que se utiliza para
trasvasar un líquido de un recipiente a otro", de manera contraria la
expresión IPHONE hace alusión a la idea de "teléfono".
Así vemos que las marcas SIFONE / IPHONE pueden coexistir

pacíficamente, pese a los elementos comunes porque incluyen otros
elementos de tipo nominativo y/o gráfico, tal como lo hace la marca
solicitada, la cual silábicamente es más extensa que la marca registrada al
y agrega además un elemento gráfico que resulta caprichoso. No está
demás observar que fonéticamente las marcas tienen una pronunciación
abiertamente distinta pues la marca solicitada se pronuncia en tres golpes
(SI-FO-NE) en tanto la marca opositora lo hace en dos (AI-FON) no
existiendo así riesgo de que el consumidor al pronunciar las marcas que es
como las solicita en el mercado pueda verse incurso en algún tipo de
confusión.”
CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la

referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en
cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas
presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146,
148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender
asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.
Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación.
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar,
que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un
tercero2, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna
2•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en
diferentes momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de
confusión o de asociación.
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clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a
estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los
productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente
solicitada o registrada3.
Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos
y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar
un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los
destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho

hace que la marca sea registrable.
Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar,
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante
para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
3 A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:
a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para
que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los
cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual
confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan también una aparente similitud.
b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión
de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión
competitiva sería menor.
c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En
efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud
sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por
ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría
que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa,
es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o
su utilización no sería la de su última finalidad o función.
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que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,

transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.
El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo

solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del
signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un
aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de
su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.
Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos

contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de
irregistrabilidad en cuestión.
Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

reproducción4, imitación5, traducción6, transliteración7 o transcripción8, total o parcial,
que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o

semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos
por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los
signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso
concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor
ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad
distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez
que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una
mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.
Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de
la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
4 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó.
3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos
calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.
5Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a
otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
6Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado
antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
7Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
8 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar
elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica

de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y
evidente9. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está
estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son
ampliamente conocidos por un sector determinado.
Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y

generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel
dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y
recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios
identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que
si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho
signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o
gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o
características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.
Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del

tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Y añade que:
“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido

dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
Criterios para determinar la notoriedad
A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea

reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su
artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al
examinador en el análisis de notoriedad, así:
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración

entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier País Miembro;
9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
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b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de

cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo

cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo

distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo
determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo
distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito
temporal y territorial.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que
las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga
de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de
notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los
artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .
Identidad o Semejanza de los signos

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La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes

aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y

cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil
de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada
caso, para determinar una posible confusión.
El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o

servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir

confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los
productos o servicios identificados por las marcas respectivas.
Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio
El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un

competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que
esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia

del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un
aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio
Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho10 que el riesgo de dilución,
se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el
debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva
que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE
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productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales
ampara el signo notoriamente conocido.
La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son

intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el
registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en
relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un
signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el
registro podría perderse.
Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido
clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya
no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y
es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan
restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y
caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”11
Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de

la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de
dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación,
explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a
continuación:
“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo
que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una
sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven
clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el
nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si
es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los
consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor
costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][…Así
que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman;
2002)”
“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad
un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso
previo, los consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de
striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente
humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su
imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el
local de striptease.12”
Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado

General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo
Jääskinen:
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01
11
Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

12 TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002
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“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de

protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:
Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la

difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el
riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección
frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección
de la marca”13.
Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio
Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca

notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su
propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o
servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando
que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la
misma.
Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:
“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un

producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés
por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta
utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar
la promoción comercial de éstos”.
Acervo probatorio
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por la sociedad opositora:
-. Resolución No. 100060 del 22 de diciembre de 2015
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.apple.com/co/iphone-7/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.ishopcolombia.com/iphone/iphone-7
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.mac-

center.com/product/iphone/iphone-7-plus/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.claro.com.co/personas/tienda/iphone/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.ktronix.com/iphone-6-32gb-4g-gris
-. Impresión de pantalla de los siguientes enlaces:

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/top-of-mind- de-adultos-
2016-de-la-revista-dinero-tecnologia/223005 2017 http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/empresas-de-tecnologia-y-comunicaciones-recordadas-por-
jovenes/244650
13 Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q6dsRpVyyWs
https://www.youtube.com/watch?v=ufBLI6bB9sg
https://www.youtube.com/watch?v=K4wEI5zhHB0
https://www.youtube.com/watch?v=mW6hFttt KE
https://www.youtube.com/watch?v=eibppmWYqPc
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.elespectador.com/cromos/vida-

social/los-celulares-mas-sexys-del-2018-por-ahora-26603-ie114
-. Impresión de pantalla del enlace:

https://www.dinero.com/empresas/articulo/productos-tecnologicos-de-apple-mas-
vendidos-en-colombia/250563
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.dinero.com/empresas/articulo/apple-

presenta-el-iphone-8-y-iphone-8-plus/249746
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.elespectador.com/tecnologia/apple-

planearia-iphone-gigante-de-gama-alta-y-modelo-mas-barato-articulo-741600
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-

tecnologia/precio-del-iphone-8-en-colombia-91530
-.
Impresión de pantalla del enlace: https://www.cnet.com/es/noticias/iphone-x-
smartphone-mas-vendido-q1-2018/

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/apple-aumenta-su- beneficio-anual-un-
6--y-pone-sus-esperanzas-en-el-iphone- x/20171102/nota/3626857.aspx

http://caracol.com.co/radio/2017/06/27/tecnologia/1498562016 21078
1.html
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.elcolombiano.com/tecnologia/venta-

del-iphone-7-en-colombia-BF4979113
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.elcolombiano.com/tecnologia/iphone-

roio-o-iphone-red-el-nuevo-telefono-de-apple-CE6204721
-.Impresión de pantalla del enlace: http://www.elpais.com.co/mundo/apple-presenta-

ios-11-el-nuevo-sistema-operativo-para-iphone-y-ipad.html

https://www.google.com/search?ei=AAcXW ihHM6wzwK y6mAC0&q = i
phone&oq = iphone&gs l = psy
ab.3..0i71k1l8.0.0.0.51694.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-
ab..0.0.0....0.oJmLSIidIEs
https://www.google.com/search?q = iphone&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwi1tuSNwr3bAhWSulMKH03xDw00 AUICigB&biw=12 80&bih=914
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-. Declaración Thomas R. La Perle Director Legal
-. Copia de un artículo de fecha 11 de septiembre de 2017, publicado en Bloomberg,

titulado "Diez Años de iPhone Han Hecho de Apple la Compañía No. 1 del Mundo",
junto con su traducción al español.
-. Varios comunicados de prensa de Apple y otros artículos de noticias que ilustran el

éxito global de cada nuevo modelo de iPhone desde el primer lanzamiento hace una
década.
- Informe de Resultados de la investigación "Top of Mind & Conocimiento de la marca

IPHONE", realizada en el mes de abril de 2015, en Colombia.
-. Comunicado de prensa por medio del cual Tim Cook de Apple anunció que desde
el lanzamiento de la marca IPHONE en 2007, Apple había vendido su dispositivo
iPhone un mil millonésimo, junto con su traducción al español.
-. Extractos de los Informes Anuales 10-K de Apple incluyendo cifras de ventas, junto
con su traducción al español.
-. Artículo titulado "Apple vendió 78 millones de iPhones y supera a Samsung"

obtenido en la página web http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/apple-logra-ventas-record-en-2016-29036
-. Artículo titulado "La apuesta de Apple en 2016: detalles de los iPhone 7 y 7 Plus, y
otras novedades" obtenido en la página web http://www.elpais.com.co/tecnologia/la-
apuesta-de-apple-en-2016-detalles-de-los-iphone-7-y-7-plus-y-otras-novedades.html
-. Artículo titulado "Apple supera todas las expectativas y registra ventas históricas
equiparables al PIB de 5 países juntos" obtenido en la página web de
http://www.dinero.com/empresas/articulo/resultados-financieros-apple-ultimo-ano-
fiscal/215484
-. Artículo titulado "Apple terminó 2014 con records en ventas gracias al iPhone 6",
obtenido en la página web http://www.elcolombiano.com/tecnologia/gadgets/apple-
termino-2014-con-records-en-ventas-gracias-al-iphone-6- HH1180779
-. Artículo titulado "Apple afirma que vendió 9 millones de iPhone 5", obtenido en la
página web http://www.portafolio.co/portafolio-plus/ventas-iphone-5-el-mundo
-. Artículo titulado "¿Qué impacto puede tener el iPhone 5 en la economía de

EE.UU.?", obtenido en la página web http://m.semana.com/economia/articulo/que-
impacto-puede-tener-iphone-economia-eeuu/265020-3
-. Artículo titulado "El iPhone que todos esperaban", obtenido en la página web
http://www.semana.com/vida-moderna/tecnologia/articulo/el-iphone-todos-
esperaban/264858-3
-. Artículo titulado "iPhone 4S bate records: se habrían vendido 4 millones en 3 días",

obtenido en la página web http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/iphone-4s-
Página 11 de 23
bate-records-se-habrian-vendido-4-millones-en-3-dias/
-. Artículo titulado "El nuevo iPhone 4 promete ser un éxito", obtenido en la página
web http://www.semana.com/vida-moderna/tecnologia/articulo/el-nuevo-iphone-
promete-exito/119965-3
-. Artículo titulado "iPhone recargado", obtenido en la página web

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3776855
-. Artículo titulado "Comenzó la "iPhone-manía" en el país", obtenido en la página

web http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3064841
-. Copia de los certificados de registro de las marcas IPHONE en Colombia.
-. Listado con las decisiones expedidas por diferentes autoridades a nivel mundial por
medio de las cuales se ha reconocido la fama de la marca IPHONE.
Estudio de registrabilidad del signo solicitado
El signo solicitado a registro es:
Signo solicitado
SIFONE
El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación

Internacional de Niza:
9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,

cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes
de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software;
extintores.
42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño

en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y
desarrollo de equipos informáticos y de software.
Confundibilidad con marcas previamente registradas
Las marcas opositoras son las siguientes:
Página 12 de 23
Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado

Nominativa IPHONE APPLE INC. 08058538 9 28 Marca Registrada
9, 39,
Nominativa IPHONE APPLE INC. 16123106 10 Marca Registrada
41
9, 39,
41
IPHONE
SMART
Nominativa APPLE INC. 16081227 10 9 Marca Registrada
BATTERY
CASE
WORKS
Mixta WITH APPLE INC. 07082622 8 9 Marca Registrada
iPHONE
Made for
Mixta APPLE INC. 12220311 9 10 Marca Registrada
iPhone
MY
IPHONE
Los signos a comparar son los siguientes:
El signo solicitado Los signos opositores
SIFONE
IPHONE, IPHONE SMART BATTERY

CASE, WORKS WITH iPHONE, Made
for iPhone, MY IPHONE
Naturaleza del signo
En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas

mixtas; sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha manifestado
que por lo general el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el
preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del
consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra
o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, ello no impide que
en algunos casos, el elemento gráfico pueda adquirir preponderancia dado su
tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se derive un mayor
impacto en el consumidor. El examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto
marcario, de manera tal que “si al realizar la comparación se determina que en la
marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los
Página 13 de 23
signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y, si por
otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no
habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente
en el ámbito comercial.”
Análisis comparativo
Esta Dirección observa que las marcas analizadas no son confundibles. En efecto, el
signo solicitado en el plano ortográfico, presenta diferencias en sus estructuras
denominativas, pues combina sus estructuras ortográficas de tal forma que hace que
se emita una impresión en conjunto diferente, a pesar de la coincidencia de los
signos en algunas de sus letras.
Igualmente, desde el punto de vista gráfico el signo pretendido incluye la imagen de

un trébol de 4 hojas, elementos que lo alejan de las marcas fundamento de la
oposición, de manera que no se encuentra similitud alguna entre la imagen del signo
solicitado y las de las marcas ya registradas. Aunado a lo anterior, tampoco se
encuentran similitudes en sus elementos denominativos, por lo cual el consumidor al
ver ambos signos podrá distinguir claramente el origen empresarial de cada uno de
manera independiente.
Es decir, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que

presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su
individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que
establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión
de conjunto.
Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados
capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos
sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la
medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el
signo sea registrable.
Notoriedad del Signo Distintivo Opositor
El opositor alegó la notoriedad del siguiente signo:
Signo Titular Cobertura

Teléfonos inteligentes, productos de la clase
IPHONE APPLE INC.
9.
Pronunciamientos previos
Por medio de Resolución N° 100060 de 22 de diciembre de 2015, la Delegatura para

la Propiedad Industrial reconoció la notoriedad de la marca IPHONE certificado
374221, para distinguir teléfonos inteligentes, para el período comprendido entre el
año 2012 hasta octubre de 2015.
Valoración de acervo probatorio

Página 14 de 23
Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de

utilización de la marca
El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de

notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha
cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o
servicios de su titular.
Para demostrar estos factores es muy importante probar la publicidad, las inversiones
en publicidad y aportar las certificaciones emanadas por terceros, así las cosas
fueron aportados los siguientes documentos:
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.apple.com/co/iphone-7/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.ishopcolombia.com/iphone/iphone-7
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.mac-

center.com/product/iphone/iphone-7-plus/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.claro.com.co/personas/tienda/iphone/
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.ktronix.com/iphone-6-32gb-4g-gris

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/top-of-mind- de-adultos-
2016-de-la-revista-dinero-tecnologia/223005 2017 http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/empresas-de-tecnologia-y-comunicaciones-recordadas-por-
jovenes/244650

https://www.youtube.com/watch?v=Q6dsRpVyyWs
https://www.youtube.com/watch?v=ufBLI6bB9sg
https://www.youtube.com/watch?v=K4wEI5zhHB0
https://www.youtube.com/watch?v=mW6hFttt KE
https://www.youtube.com/watch?v=eibppmWYqPc
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.elespectador.com/cromos/vida-

social/los-celulares-mas-sexys-del-2018-por-ahora-26603-ie114

https://www.dinero.com/empresas/articulo/productos-tecnologicos-de-apple-mas-
vendidos-en-colombia/250563
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.dinero.com/empresas/articulo/apple-

presenta-el-iphone-8-y-iphone-8-plus/249746
-. Impresión de pantalla del enlace: https://www.elespectador.com/tecnologia/apple-

planearia-iphone-gigante-de-gama-alta-y-modelo-mas-barato-articulo-741600
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-

Página 15 de 23
tecnologia/precio-del-iphone-8-en-colombia-91530
-.
Impresión de pantalla del enlace: https://www.cnet.com/es/noticias/iphone-x-
smartphone-mas-vendido-q1-2018/

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/apple-aumenta-su- beneficio-anual-un-
6--y-pone-sus-esperanzas-en-el-iphone- x/20171102/nota/3626857.aspx

http://caracol.com.co/radio/2017/06/27/tecnologia/1498562016 21078
1.html
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.elcolombiano.com/tecnologia/venta-

del-iphone-7-en-colombia-BF4979113
-. Impresión de pantalla del enlace: http://www.elcolombiano.com/tecnologia/iphone-

roio-o-iphone-red-el-nuevo-telefono-de-apple-CE6204721
-.Impresión de pantalla del enlace: http://www.elpais.com.co/mundo/apple-presenta-

ios-11-el-nuevo-sistema-operativo-para-iphone-y-ipad.html

https://www.google.com/search?ei=AAcXW ihHM6wzwK y6mAC0&q = i
phone&oq = iphone&gs l = psy
ab.3..0i71k1l8.0.0.0.51694.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-
ab..0.0.0....0.oJmLSIidIEs
https://www.google.com/search?q = iphone&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwi1tuSNwr3bAhWSulMKH03xDw00 AUICigB&biw=12 80&bih=914
-. Copia de un artículo de fecha 11 de septiembre de 2017, publicado en Bloomberg,

titulado "Diez Años de iPhone Han Hecho de Apple la Compañía No. 1 del Mundo",
junto con su traducción al español.
-. Varios comunicados de prensa de Apple y otros artículos de noticias que ilustran el

éxito global de cada nuevo modelo de iPhone desde el primer lanzamiento hace una
década.
-. Artículo titulado "Apple vendió 78 millones de iPhones y supera a Samsung"

obtenido en la página web http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/apple-logra-ventas-record-en-2016-29036
-. Artículo titulado "La apuesta de Apple en 2016: detalles de los iPhone 7 y 7 Plus, y
otras novedades" obtenido en la página web http://www.elpais.com.co/tecnologia/la-
apuesta-de-apple-en-2016-detalles-de-los-iphone-7-y-7-plus-y-otras-novedades.html
-. Artículo titulado "Apple supera todas las expectativas y registra ventas históricas
equiparables al PIB de 5 países juntos" obtenido en la página web de
http://www.dinero.com/empresas/articulo/resultados-financieros-apple-ultimo-ano-
fiscal/215484
Página 16 de 23
-. Artículo titulado "Apple terminó 2014 con records en ventas gracias al iPhone 6",
obtenido en la página web http://www.elcolombiano.com/tecnologia/gadgets/apple-
termino-2014-con-records-en-ventas-gracias-al-iphone-6- HH1180779
-. Artículo titulado "Apple afirma que vendió 9 millones de iPhone 5", obtenido en la
página web http://www.portafolio.co/portafolio-plus/ventas-iphone-5-el-mundo
-. Artículo titulado "¿Qué impacto puede tener el iPhone 5 en la economía de

EE.UU.?", obtenido en la página web http://m.semana.com/economia/articulo/que-
impacto-puede-tener-iphone-economia-eeuu/265020-3
-. Artículo titulado "El iPhone que todos esperaban", obtenido en la página web
http://www.semana.com/vida-moderna/tecnologia/articulo/el-iphone-todos-
esperaban/264858-3
-. Artículo titulado "iPhone 4S bate records: se habrían vendido 4 millones en 3 días",

obtenido en la página web http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/iphone-4s-
bate-records-se-habrian-vendido-4-millones-en-3-dias/
-. Artículo titulado "El nuevo iPhone 4 promete ser un éxito", obtenido en la página
web http://www.semana.com/vida-moderna/tecnologia/articulo/el-nuevo-iphone-
promete-exito/119965-3
-. Artículo titulado "iPhone recargado", obtenido en la página web

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3776855
-. Artículo titulado "Comenzó la "iPhone-manía" en el país", obtenido en la página

web http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3064841
-. Comunicado de prensa por medio del cual Tim Cook de Apple anunció que desde
el lanzamiento de la marca IPHONE en 2007, Apple había vendido su dispositivo
iPhone un mil millonésimo, junto con su traducción al español.
-. Declaración de Thomas R. La Perle Director Legal
- Informe de Resultados de la investigación "Top of Mind & Conocimiento de la marca

IPHONE", realizada en el mes de abril de 2015, en Colombia.
Las reseñas aportadas dan muestra que la sociedad opositora ha invertido esfuerzos
en posicionar el signo en el mercado, y permite inferir el uso que le ha dado a la
marca. Igualmente, se puede establecer el enfoque que el empresario le ha dado al
signo y su trabajo para llegar a la mente del consumidor y persuadirlos al momento
de tomar la decisión de compra respecto de teléfonos inteligentes. De lo anterior se
desprende que, la marca IPHONE es ampliamente conocida en el sector pertinente
en Colombia.
Asimismo y teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca implica el conocimiento

y difusión de la misma, el informe de resultados de la investigación Top of mind &
Conocimiento de la marca IPHONE realizada en abril de 2015, representa una
prueba útil y determinante para la extensión de la notoriedad de una marca, ya que
Página 17 de 23
da cuenta que más del 99% de los entrevistados, recuerda o conoce la marca
IPHONE, ya sea de manera espontánea o inducida, por lo es posible determinar el
grado de conocimiento de la marca IPHONE entre los miembros de su nicho de
mercado, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
Pruebas tendientes a demostrar la inversión en publicidad
En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el

esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor
inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la
utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de
personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a
demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en
general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.
En efecto, se allegaron las siguientes pruebas:
En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el

esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor
inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la
utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de
personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a
demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en
general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.
Respecto de la promoción de la marca IPHONE, esta Dirección observa que de
acuerdo los informes anuales, de los años 2013 a 2016, la sociedad Apple inc ha
invertido grandes sumas de dinero en divulgación de su signo distintivo, situación que
se puede corroborar con las piezas publicitarias allegadas, así como artículos, links,
entre otros, y de la declaración del Representante Legal de la compañía, el señor
Thomas R. La Perle, quien incorpora las siguientes cifras:
Cifras estas que, en efecto se ven reflejadas en la gran cantidad de pautas

publicitarias en Colombia, referidos a los productos identificados con el signo
Página 18 de 23
IPHONE, respaldándose así el esfuerzo por dar a conocer la marca en los

consumidores del sector pertinente.
Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas
Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular
percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son
reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa
misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por
tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios, así las cosas
fueron aportados los siguientes documentos a fin de probar este supuesto:
-. Declaración de Thomas R. La Perle Director Legal
Así las cosas, se destaca de los Informes Anuales 10-K, de los años 2011 a 2016,
amplias ventas en cuanto a los productos identificados con la marca IPHONE se
refiere, así:
Ventas del periodo comprendido entre los años 2011 a 2013
Página 19 de 23
De lo anterior es posible afirmar que los productos amparados por la marca IPHONE
producen altos ingresos para su titular, fruto de las ventas producidas en la región,
esto es importante porque usualmente hay una relación directa entre conocimiento de
la marca y cantidad de transacciones de los artículos con ella amparados. En este
sentido, en el presente caso al haberse efectuado gran cantidad de ventas es posible
colegir un gran reconocimiento de IPHONE.
Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro o
solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro y su uso
-. Copia de los certificados de registro de las marcas IPHONE en Colombia.
-. Listado con las decisiones expedidas por diferentes autoridades a nivel mundial por
medio de las cuales se ha reconocido la fama de la marca IPHONE.
Página 20 de 23
Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado

9, 39,
41
9, 39,
41
IPHONE
SMART
Nominativa APPLE INC. 16081227 10 9 Marca Registrada
BATTERY
CASE
WORKS
Mixta WITH APPLE INC. 07082622 8 9 Marca Registrada
iPHONE
Made for
iPhone
MY
IPHONE
Conclusiones respecto del análisis probatorio
A juicio de esta Oficia las pruebas aportadas dan cuenta de un conocimiento especial
de la marca IPHONE, en el mercado de teléfonos inteligentes, cuya actividad
comercial además de tener un gran despliegue publicitario, genera para su titular
altas utilidades en cuanto a Colombia y Comunidad Andina se refiere. En efecto, el
gran volumen de operaciones mercantiles que se realizan demuestra la robustez de
la marca.
Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se
encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca
IPHONE, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de
registrabilidad, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el
conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los ingresos que la
misma genera.
En ese orden de ideas, la Dirección extenderá el ámbito temporal para el cual se
entiende notoria la marca IPHONE para distinguir los productos comprendidos en la
clase 9, teléfonos inteligentes, hasta 20 de diciembre de 2017.
Los signos bajo estudio son los siguientes:
Signo solicitado Signo opositor
IPHONE
SIFONE
La notoriedad de la marca repercute en una comparación de los signos más

cuidadosa, en atención a la especial protección que requiere su naturaleza. La
posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de
mayor magnitud y se tienen que evitar de forma más contundente, no sólo en
beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general.
Página 21 de 23
Sin embargo, una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados
previamente, la Dirección encuentra que el registro del signo solicitado, SIFONE
(mixta) no conllevaría a la pérdida de la fuerza distintiva o del valor publicitario de la
marca notoria IPHONE, en la medida en que ambas marcas se pueden diferenciar en
el mercado, puesto que presentan diferencias fonéticas y gráficas que permiten su
individualización.
En efecto, si bien el signo solicitado utiliza algunas letras como la marca notoria,
analizando los signos en su conjunto, se evidencia que generan una impresión
completamente disímil, debido principalmente a las diferencias que presentan en el
plano fonético y gráfico, tal como se expresó en el acápite del estudio de la causal del
artículo 136 literal a).
En suma, se tiene que el registro del signo solicitado no afectaría los intereses del
titular de la marca notoria, ni de los consumidores, siendo procedente coexistencia
de las marcas en el mercado.
Conclusión
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales

de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron

impedimentos para acceder a la protección solicitada.
En mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad de la marca IPHONE, para identificar

los productos comprendidos en la clase 9, teléfonos inteligente, por el período
comprendido entre octubre de 2015 a 20 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición interpuesta por APPLE INC.
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de la Marca SIFONE (Mixta).
Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:
9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,

cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes
de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
Página 22 de 23
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software;

extintores.
42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño

en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y
desarrollo de equipos informáticos y de software.
De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.
Titular: SIFONE COMPANY SAS

CARRERA 16 39 A 53
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA
Vigencia: Diez años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa

anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar a SIFONE COMPANY SAS, solicitante del registro y a

APPLE INC opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de
la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación
ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
ARTÍCULO SEXTO: En firme esta resolución archívese el expediente.
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 28 de agosto de 2018
JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
Página 23 de 23

Apple

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 20 de diciembre de 2017, SIFONE

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 824, APPLE

“En efecto, vale la pena señalar, que la pronunciación de la combinación

Por lo tanto, el consumidor al enfrentarse a las mismas en el mercado se

En vista de lo anterior, a continuación me permito explicar cómo cada uno

“LAS MARCAS COTEJADAS SON DIFERENTES ORTOGRAFICA Y

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

contenido semántico y que en el evento de atribuirle un contenido

Así vemos que las marcas SIFONE / IPHONE pueden coexistir

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,

El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo

Identidad o Semejanza de los signos

Ref. Expediente N° SD2017/0100638

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio