DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 0006-2024/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 981373-2022

ACCIONANTE : VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.C.

EMPLAZADA : FOX KOO, CAMILA

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO

Lima, 12 de enero de 2024

1. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de diciembre de 2022, VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.C., de Perú,

solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio AYNI COWORKING SPACES y
logotipo, inscrita con certificado N° 139512, que distingue servicios de la clase 36 de la
Clasificación Internacional, a favor de FOX KOO, CAMILA, de Perú.

La accionante sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

• Es titular de la marca “Programa AYNI & Logotipo” (certificado N° 6013), en la clase

37.
• Resulta evidente que el riesgo de confusión proviene de compartir el término “AYNI”
en ambos signos, no siendo un factor relevante los demás elementos que
acompañan a las marcas bajo cuestionamiento, toda vez que no poseen fuerza
distintiva y su incorporación opera de manera estética.
• El término “AYNI”, el cual no proviene del lenguaje castellano o español, será
percibido por el público en general como un signo de fantasía, lo cual genera un
impacto de identidad que resulta imposible de fracturar y, por lo tanto, es
responsable del riesgo de confusión indirecto.
• Los servicios inmobiliarios y de construcción se encuentran vinculados al tratarse
de servicios complementarios, de prestación conjunta, además de estar dirigidos al
mismo sector del público usuario.
• En ese entendido, los consumidores finales podrían asumir que la Marca Registrada
tiene como origen empresarial VIVA – siendo una variación de un nuevo servicio –
o ambas empresas mantienen una vinculación comercial o alianza empresarial.
• Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

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Amparó su acción de nulidad en los artículos 136 inciso a) y 172 de la Decisión 486; así
como los artículos 8 y 73 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante proveído de fecha 11 de enero de 2023 se corrió traslado de la nulidad

interpuesta.

Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2023 la emplazada al absolver el traslado de la

nulidad manifestó lo siguiente:

• Los signos en conflicto son diferentes; dado que su marca está conformada además
por los términos en inglés COWORKING y SPACES, así como elementos
figurativos, mientras que la marca registrada presenta la denominación
PROGRAMA. Así, es posible la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto.
• La marca AYNI COWORKING SPACES al presentar el término coworking hace
referencia al espacio físico compartidos en donde profesionales de manera
individual trabajan de manera parcial o haciendo teletrabajo.
• Los servicios a los que se refieren los signos son distintos.
• Así, no existe posibilidad de confusión.
• Existen otras marcas conformadas por la denominación AYNI (certificado N°
123909) y ASECOAYNI (certificado N° 132523), en la clase 35.
• El término AYNI de origen quechua, el cual significa ayuda mutua, cooperación, será
apreciado por el público como uno de fantasía.
• La marca AYNI COWORKING SPACES y logotipo cuenta con suficiente distintividad
para diferenciarse de la marca de la accionante.
• Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Mediante escritos de fechas 05 y 12 de mayo de 2023 la accionante reiteró que en el

mercado existen empresas que en la práctica se dedican a servicios de construcción y
negocios inmobiliarios. Y ello aunado que de una apreciación de conjunto de los signos en
conflicto se aprecia que el elemento relevante es AYNI. En ese sentido, existe confusión
entre ellos. Respecto a la referencia realizada por la emplazada sobre la coexistencia de
marcas conformadas por AYNI en la clase 35 no tiene relevancia, dado que se trata de
clases distintas. Finalmente, corresponde declarar fundada la nulidad interpuesta.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de

otorgarse el registro de la marca de servicio AYNI COWORKING SPACES y logotipo
(certificado N° 139512), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la
accionante vigentes a dicho momento.

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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

a) FOX KOO, CAMILA, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la

denominación AYNI COWORKING SPACES y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 10 de junio de 2022, con certificado N° 139512, vigente hasta el 10 de

junio de 2032, que distingue negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación
Internacional.

Dicho registro fue solicitado el 11 de abril de 2022, y concedido mediante Resolución

N° 15146-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 10 de junio de 2022.

b) VIVA GYM S.A., de Perú, es titular del registro multiclase de marca de producto y/o
servicio constituido por la denominación PROGRAMA AYNI y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 16 de enero de 2013, con certificado N° 6013, vigente hasta el 16 de enero

de 2033, que distingue, entre otros, servicios de construcción; servicios de
reparación, servicios de mantenimiento (comprendidos en la clase); servicios de
instalación, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

3.2. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una
marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han
tenido los efectos previstos por ley1.

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que

se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en
base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

1
BOTANA AGRA, Manuel. “Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas”, en Revista ADI Nº 13, 1989-
90, p. 28.
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En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un
vicio al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho
momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron
en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado de acuerdo a la normativa
vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica
y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo
103 de nuestra Constitución.

El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución N°
15146-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 10 de junio de 2022 al amparo de lo dispuesto por
la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez
del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486,
concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo Nº 10752.

3.3. Análisis de la causal de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional
competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el
artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los
cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente

acción de nulidad se sustenta en el hecho que la marca , al momento de su

solicitud, habría sido otorgada en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

En el presente caso, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre la marca

objeto de nulidad (certificado N° 139512) y el registro multiclase

(certificado N° 6013), en el extremo que distingue servicios de la clase 37 de la Clasificación
Internacional.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

2
De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1075.
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afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad,

deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos
enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o
vinculados.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de

confusión con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto de las
semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad, semejanza o vinculación de los
productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse
de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios,
idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata
del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida
a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el
consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos
pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en
cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o
servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión
entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los
productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se
sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos
o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a
productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor
o usuario, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma
clase de la Clasificación Internacional.

Entonces, al evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios, se debe

atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o carácter complementario de los
productos y/o servicios de que se trate, así como sus canales de comercialización o
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distribución; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que
están dirigidos, entre otros.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de

Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional
referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos
o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios
comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y,
a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá

analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según
su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización
conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, la marca objeto de la presente nulidad distingue negocios inmobiliarios,

de la clase 36 de la Clasificación internacional.

Por su parte, la marca registrada sustento de la nulidad distingue servicios de construcción;

servicios de reparación, servicios de mantenimiento (comprendidos en la clase); servicios
de instalación, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los negocios inmobiliarios que distingue la marca objeto de
nulidad se encuentran vinculados con los servicios de construcción que distingue la marca
registrada; toda vez que en el mercado existen empresas inmobiliarias que se dedican tanto
a la construcción, así como a los negocios inmobiliarios (servicios de desarrollo de
proyectos inmobiliarios, agencias inmobiliarias), por lo que se trata de servicios
complementarios, de prestación conjunta y están dirigidos al mismo sector del público
usuario.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusión al público usuario.

3.4.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos
signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección
competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;

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c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta
lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con
el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “tratándose de un
signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual.
Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios
señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo
figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48
del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo
45 del presente Decreto Legislativo.”

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto
que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste
no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un
momento determinado.

Previamente cabe señalar que, el término en inglés COWORKING SPACES presente en la

marca objeto de nulidad, será entendido como su significado al español, a saber, espacios
donde se realiza una actividad laboral de manera compartida3, dado que dicho término
viene siendo utilizado en el mercado4.

Asimismo, la denominación PROGRAMA presente en la marca registrada resulta no

distintivo, dado que hace referencia a un plan o proyecto que se piensa realizar.

Así, dicho término y denominación no serán tomados en cuenta al momento de realizar el

examen comparativo entre los signos.

3 https://www.theshedcoworking.com/coworking-que-es-coworking/

4 Por ejemplo: Espacios; Nosotros trabajamos; Regus; Sinergia Perú, entre otros. Información obtenida en:
https://www.xyzlab.com/post/coworking-spaces-in-lima

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Realizado el examen comparativo entre la marca objeto de la presente nulidad

(certificado N° 139512) y el registro multiclase (certificado N° 6013), se advierte

que los signos resultan semejantes

Marca objeto de la nulidad Marca sustento de la nulidad

En efecto, los signos en conflicto están conformados por la misma denominación relevante
AYNI. En ese sentido, se determina que los signos en su conjunto son fonéticamente
idénticos.

Si bien los signos en conflicto presentan elementos figurativos y cromáticos, según sea el
caso, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de los otros, debido a que
los signos en conflicto podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen
empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

Desde el punto de vista conceptual el término quechua AYNI el cual significa sistema de
trabajo de reciprocidad entre los miembros de la comunidad, destinado principalmente a
trabajos agrícolas y a la construcción de casas5, su significado será susceptible de ser
conocido por la generalidad del público, dado que es utilizado en la educación básica
regular en nuestro país (por ejemplos en cursos de historia del Perú). En ese sentido, dichos
signos son conceptualmente idénticos.

3.4.3. Conclusión

Al respecto, dada la semejanza entre los signos, además del hecho que se encuentran
destinados a distinguir algunos servicios vinculados, esta Comisión considera que los
signos son susceptibles de generar un riesgo de confusión en el público; por lo que
corresponde declarar fundada la nulidad.

5 https://diccionario.sensagent.com/AYNI/es-es/

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3.5. Conclusión

En tal sentido, el registro de la marca de servicio (certificado N° 139512) se

encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión
486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486; por lo que corresponde declarar fundada la presente acción de nulidad.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en

ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº
1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075 de acuerdo a las
modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos Nº 1309 y 1397; así
como por los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO

S.A.C., de Perú, y; en consecuencia, declarar NULO el registro de la marca de servicio
constituida por la denominación AYNI COWORKING SPACES y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto, inscrita el 10 de junio de 2022, con certificado N°
139512, vigente hasta el 10 de junio de 2032, que distingue negocios inmobiliarios, de la
clase 36 de la Clasificación Internacional, a favor de FOX KOO, CAMILA, de Perú.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio

Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole
y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

Sergio Jean Piere Chuez Salazar

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos.

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