AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

UNIVERIS
DAD
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
CIENTÍFIC POLÍTICAS
A DEL
LAS
PERÚ
MARCAS
DOCENTE Abog. Carlos Rafael Meza Castro

CÁTEDRA Derecho del Consumidor

ALUMNAS ARMAS VIERA, Lennie

CAÑOTE MESTANZA, Krislie Valeria
DEL AGUILA RIOS, Ceci Valeria
PIÑA TORRES, Katherine

NIVEL 5° Nivel

CICLO 9° ciclo

IQUITOS-
PERÚ
2020
 1

El presente trabajo está dedicado a nuestras

familias por haber sido nuestro apoyo a lo
largo de toda nuestra carrera universitaria y
a lo largo de nuestras vidas. A todas las
personas especiales que nos acompañaron
en esta etapa, aportando a nuestra
formación tanto profesional y como seres
humanos.
 2

A nuestras familias, por habernos dado la

oportunidad de formarnos en esta
prestigiosa universidad y haber sido nuestro
apoyo durante todo este tiempo.

De manera especial a nuestro docente en la

asignatura, por habernos transmitido
conocimientos muy importantes en la
cátedra.
 3

ÍNDICE

Contenido
ÍNDICE..............................................................................................................................3

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................5

CAPÍTULO I.....................................................................................................................6

SOBRE LAS MARCAS....................................................................................................6

I. CONCEPTO DE MARCA.....................................................................................6

1.1. Concepto jurídico de marca............................................................................6

II. CONCEPTO DE SIGNOS APTOS PARA DISTINGUIR....................................7

III. SIGNOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO MARCAS....................7

IV. FUNCIONES DE LAS MARCAS.....................................................................9

V. CONCEPTO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN...........................................10

VI. REGISTRAR UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN.....................................10

VII. REQUISITOS...................................................................................................11

VIII. PASOS..............................................................................................................11

8.1. Llena los formatos.........................................................................................11

8.2. Realiza el pago..............................................................................................12

8.3. Presenta la solicitud en Indecopi o Centros MAC........................................12

8.4. Revisión de requisitos...................................................................................12

8.5. Publicación de tu marca................................................................................12

8.6. Evaluación de tu marca.................................................................................12

 4

CAPÍTULO II..................................................................................................................14

SOBRE LA RESOLUCIÓN N°014523-2012/DSD-INDECOPI....................................14

I. ANTECEDENTES DEL CASO...........................................................................14

II. IMPORTANCIAS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN EL PERÚ Y

EN LA REGIÓN..........................................................................................................15

III. FUNCIÓN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN..................................16

IV. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

17

V. CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN...................17

VI. FUNDAMENTOS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN..........................17

VII. USO DEL DERECHO DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN LA

REGIÓN LORETO......................................................................................................21

CONCLUSIONES...........................................................................................................22
 5

INTRODUCCIÓN

El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas: el

Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del
Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más
conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de
Utilidad y los Diseños Industriales.

A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen

principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones
de origen. En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales,
lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad
identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de
signo distintivo).

Los Signos Distintivos también tienen en común una misma regulación, ya que la
norma principal que se les aplica es la Decisión N° 486, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (integrada actualmente por
Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia); y a nivel nacional, tenemos el Decreto Legislativo
N° 1075. Ambas normas se aplican conjuntamente pues, en general, podemos decir que
se complementan.

También las autoridades competentes para el registro y defensa de los signos distintivos
en el Perú son las mismas, a saber, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI
(Primera Instancia) y el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala de Propiedad
Intelectual (Segunda Instancia).

Además de dichos signos, existen las denominada marcas de certificación, las cuales
sirven para demarcar la calidad o características especiales del producto otorgadas por el
titular de la marca.

Estas marcas de certificación son muy importantes porque permiten al consumidor

diferenciar un producto de otro, y saber que la marca de certificación le da esa seguridad
y confianza que necesita.

Por ello, mediante el presente trabajo de investigación monográfica se tratará el tema de

“MARCAS DE CERTICIACIÓN” elaborado a partir del análisis de la jurisprudencia
recaída en la resolución N°014523-2012/DSD-INDECOPI.
6
 7

CAPÍTULO I

SOBRE LAS MARCAS

I. CONCEPTO DE MARCA

Las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios
de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera
libre y correcta según sus intereses.

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán registrarse como
marcas los signos susceptibles de representación gráfica[ CITATION MAR \l 10250 ].

I.1. Concepto jurídico de marca

El nacimiento exclusivo del derecho sobre la marca puede asentarse sobre los siguientes
principios: el principio de la prioridad en el uso y el principio de la inscripción
registral, esto permitirá identificar si nos encontramos ante un sistema declarativo o
constituyo de derechos: Según (FERNANDEZ NOVOA, 2004)

a. El principio de prioridad en el uso: sostiene que el derecho sobre la marca se

adquiere originariamente a través de la utilización del sigo distintivo en el
mercado, es decir, el derecho sobre la marca pertenece a quien lo usa por
primera vez para designar productos. Por lo tanto según esta teoría, la
inscripción registral de la maca tiene valor declarativo y no constitutivo. La
consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una
marca y el posterior titular registral debe resolverse en favor del primer usuario.

b. El principio de la inscripción registral. El nacimiento del derecho sobre la

marca tiene lugar mediante la inscripción de la misma en el Registro de Signos
Distintivos. El titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual
permite prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares. El registro
tiene carácter constitutivo.

En materia de Propiedad Intelectual, el ordenamiento jurídico peruano se basa en el

sistema constitutivo de derechos, según la norma vigente (Decisión Andina N° 486), el
derecho de una persona sobre un signo distintivo nace con el registro del mismo; salvo
si nos encontramos ante una marca notoriamente conocida.
 8

II. CONCEPTO DE SIGNOS APTOS PARA DISTINGUIR

Se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar
un producto o servicio. Por ejemplo, si tengo varios sacos de papas sin ninguna
indicación en ellos, como consumidor me es imposible saber a qué proveedor pertenece
cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto anterior, uno de los sacos tiene colocada
una imagen, entonces a ese saco sí lo puedo identificar frente al resto gracias al signo
que se le ha colocado.

Hay dos tipos de distintividad: la intrínseca (o abstracta) y la extrínseca. La distintividad

intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente con identificar algún producto
o servicio porque el signo posee la estructura apta para funcionar como marca en el
mercado. Si el signo es demasiado complejo para ser recordado o demasiado simple, es
posible que no cumpla con la distintividad intrínseca pues no servirá para distinguir
ningún producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar una raya oblicua “/” como
demasiado simple para identificar en abstracto.

En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple con identificar

un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra “Pera” no sirve para
identificar peras, pero no hay problema en utilizar “Pera” para identificar engrapadoras.

Además de la distintividad, constituye un requisito esencial del registro el que el signo

sea susceptible de representación gráfica, es decir, que sea perceptible por el sentido de
la vista. En algunos casos la representación gráfica es muy sencilla; por ejemplo, las
palabras se representan gráficamente mediante la escritura y las imágenes se representan
gráficamente mediante dibujos. Más compleja es la situación de los sonidos musicales,
que se representan a través de pentagramas, mientras que los sonidos no musicales se
representan a través de sonogramas. Sin embargo, hay signos que todavía no se pueden
representar gráficamente, como los olores, por lo cual no pueden inscribirse como
marcas en el Perú.

III. SIGNOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO MARCAS

El artículo 134 de la Decisión N° 486 señala a manera de ejemplo:

a) Las palabras o combinación de palabras.- A este tipo de marcas se les conoce

como denominativas.
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b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos.- Si se trata solamente de imágenes sin texto se
les conoce como marcas figurativas. Como ejemplo tenemos las siguientes:

c) Los sonidos y los olores.- Como mencionamos, hay formas de representar gráficamente
los sonidos (está registrado, por ejemplo, el sonido de la corneta de D’Onofrio), pero
para los olores todavía no hay una tecnología o método que lo represente gráficamente
según los criterios peruanos.

d) Las letras y los números.- Para que funcionen como marcas normalmente se necesita
que sean aleatorios o arbitrarios con respecto al producto o servicio en el que se van a
usar. Si las letras y números están relacionados con el producto o servicio es posible
que solamente estén realizando una función descriptiva y, por lo tanto, no cumplan con
el requisito de distintividad. Por ejemplo, “XL” no serviría para distinguir ropa porque
describe la talla, pero quizás podría servir para identificar libros, si es que los
consumidores no le atribuyen a “XL” una finalidad descriptiva.

e) Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.- Es muy

complicado que se conceda como marca un color sin que esté delimitado por una forma
porque esto le brindaría al titular un control exclusivo excesivamente, perjudicando el
mercado6 . Por ejemplo, si alguien obtuviera como marca el color rojo impediría que se
use este color en el tráfico comercial, con los graves perjuicios que puede imaginar. Por
este motivo se protege al color que esté delimitado por una forma, la misma que puede
ser regular como un círculo, rectángulo, etc. o una forma irregular. También se puede
proteger una combinación de colores, sin que en este caso sea exigible la existencia de
contornos delineados.

En estos casos, no es raro que para registrar marcas consistentes total o parcialmente en
colores se recurra a códigos internacionales para precisar el color y tono específico. El
sistema “Pantone” para la identificación de colores es el más utilizado.
 10

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas.- Cuando la marca consiste en la

forma de un producto o la forma de un envase, estamos ante marcas tridimensionales;
como ejemplos podemos mencionar la forma tridimensional de la botella de Coca Cola
y la forma tridimensional de los chocolates Toblerone.

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.- Aunque las combinaciones pueden ser muy variadas, cabe resaltar que las
combinaciones de signos denominativos y signos figurativos reciben el nombre de
marcas mixtas.

IV. FUNCIONES DE LAS MARCAS

Primero, tienen una función indicadora del origen empresarial, que es una función
básica, presente en todas las marcas ya que todas deben ser distintivas; es decir, deben
individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que el
consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular
de la marca. Por ejemplo, cada gaseosa de Coca Cola tiene como responsable por su
producto a The Coca Cola Company. Algo importante de resaltar en este punto es que
“el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero
confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo”.

Segundo, las marcas tienen una Función indicadora de calidad puesto que
proporcionan información sobre la calidad del producto, que es constante, ya sea alta o
baja. En tal sentido, si consumo un producto o servicio de una empresa cuya calidad no
me satisface, será lógico pensar que los demás productos o servicios de esa misma
empresa, sin importar dónde los compre, tendrán también una calidad inferior, o
viceversa.

Tercero, debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener
una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la Función
condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual todo el prestigio del
producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica.

La buena reputación puede deberse a muchos factores como una alta calidad o por
brindar estatus social; por ejemplo, la marca “Chanel No. 5”® es un perfume de
reconocido renombre. Así, es posible que una persona prefiera el olor de otro perfume
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menos conocido, pero compra “Chanel No. 5”® porque, psicológicamente, estima que
le brinda un mayor estatus o mejor presencia.

Cabe resaltar que esta función se denomina “eventual” porque no todas las marcas
alcanzan una buena fama o valoración por parte de los consumidores.

Finalmente, está la Función publicitaria (selling power), de acuerdo a la cual,

eventualmente, una marca es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de
los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional. Por
ejemplo, la marca Coca Cola puesta en una gorra es capaz de hacer que la gente la
compre aunque se trate de un producto totalmente diferente a la bebida gaseosa.

V. CONCEPTO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Son aquellas destinadas a ser aplicadas a productos o servicios cuya calidad u otras
características han sido certificadas por el titular de la marca, también podrá estar
conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como
originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación,
u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen
geográfico1.

En Perú, puede ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de
derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

La marca de certificación no puede ser usada sobre productos o servicios producidos

por el titular de la marca.

Las Marcas de certificación son signos destinados a ser aplicados a productos o

servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la
marca (en base a un reglamento de uso), pudiendo ser el titular un organismo público o
privado.

VI. REGISTRAR UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Puedes registrar una marca que los bienes o servicios son de determinado origen,
manufactura, calidad u otra característica. Las marcas certificadas requieren cumplir con
ciertos estándares (ej. ISO 9000). Cualquiera que cumpla con los estándares definidos,
podrá utilizar la marca.
1
http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Marcas-
Colectivas-y-Marcas-de-Certificacion/
 12

Con este registro, te conviertes en el dueño y en el titular que define los estándares en el
territorio nacional. No puedes registrar elementos o signos de tu marca que se parezcan
o sean iguales a marcas que han sido registradas o solicitadas con anterioridad.

VII. REQUISITOS

 Formato de solicitud (3 copias)

 DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte o RUC (Personas Jurídicas deberán

presentar RUC)

 Adjuntar pruebas que acrediten el uso en el mercado del nombre comercial para
cada actividad que deseas registrar.

 Si quieres registrar un signo gráfico o tridimensional deberás llevar 3 copias de

la imagen de tu marca impresa de 5cm x 5cm en blanco y negro o a color si
deseas proteger los colores (Se recomienda enviar una copia del logotipo al
correo [email protected] en formato JPG o TIFF a 300dpi y bordes
entre 1 a 3 pixeles.)

 Reglamento de uso de la marca de certificación.

 Si no puedes asistir personalmente puedes enviar un representante mediante

carta poder no legalizada. Si representa una persona jurídica debe especificar la
relación (ej. Apoderado, Director, entre otros.) pero si es el Gerente General,
solo es necesario una declaración jurada. Si la carta poder fue emitida en el
extranjero debe tener toda la secuencia de legalización hasta el consulado o
apostilla.

 Cualquier documento en otro idioma, debe venir acompañado de una traducción

simple al español.

VIII. PASOS

VIII.1. Llena los formatos

 13

Descarga el formato y llénalo con tus datos o los de la persona/empresa que representas,
indicar qué tipo de signo vas a registrar, la dirección del domicilio donde se enviarán las
notificaciones, y la(s) clase(s) en las que deseas registrarlo. Si no conoces a qué clase
pertenece tu producto, te recomendamos averiguarlo en el buscador de clases.

VIII.2. Realiza el pago

Debes pagar S/ 534.99 en el Banco de la Nación o Banco de Crédito usando el código

201000562.Si deseas registrar en más de una clase, deberás pagar S/ 533.30 por cada
clase adicional usando el código 201000599.

VIII.3. Presenta la solicitud en Indecopi o Centros MAC

Revisa la ubicación de las oficinas a nivel de Lima y Regiones y dirígete a alguna de

ellas. También puedes realizarlo en los centros MAC Lima Norte, MAC Lima Este,
MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura. Deberás presentar las 3 copias del
formatos correctamente llenados, el voucher de pago y las 3 copias de la imagen de tu
marca. Te asignará un número de expediente y esa será tu constancia de haber realizado
la solicitud. Los expedientes se registran por orden de llegada. Este trámite desde la
fecha que se registra tu expediente puede demorar hasta un máximo de 180 días.

VIII.4. Revisión de requisitos

A partir de la presentación de la solicitud, INDECOPI tiene 15 días para revisar si

cumples o no con todos los requisitos. Si hay alguna incidencia en el proceso te
notificarán al domicilio que registraste mediante carta. También puedes revisar aquí el
estado de tu expediente. Si cumples con todo, pasarás a la etapa de publicación de
marca.

VIII.5. Publicación de tu marca

Antes las solicitudes se presentaban físicamente en el diario El Peruano, pero a partir

del 30 de Junio del 2017 las solicitudes serán publicadas oficialmente a través de la web
La Gaceta Electrónica de INDECOPI. Durante 30 días cualquier persona podrá
oponerse al registro de tu marca. Serás notificado cuando se publique y también en el
eventual caso de que alguien presente alguna oposición.

VIII.6. Evaluación de tu marca

 14

Una vez pasado el período de publicación (haya o no oposición), tu registro será

enviado para ser evaluado por INDECOPI y recibirás una notificación asi la respuesta
sea positiva o negativa.

Si el resultado es positivo, tu marca estará registrada y recibirás una notificación para

coordinar la entrega de tu certificado de registro de marca, que tiene una vigencia de 10
años en territorio nacional.

Si el resultado es negativo y no estás de acuerdo con las razones, podrás solicitar un

recurso de reconsideración hasta 15 días después de que la resolución fue comunicada2.

2
https://www.gob.pe/337-registrar-una-marca-registrar-marca-de-certificacion
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CAPÍTULO II

SOBRE LA RESOLUCIÓN N°014523-2012/DSD-INDECOPI

I. ANTECEDENTES DEL CASO

Con fecha 28 de diciembre de 2011, UL LLC, de Estados Unidos de América, solicita el

registro de la marca de producto constituida por la denominación UL CERTIFIED y
logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir embalajes de cartón, de la clase
16 de la Clasificación Internacional.

Del informe de antecedentes que obran en autos, se ha verificado que UNIVERSIDAD

DE LIMA, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por las letras
estilizadas UL en color anaranjado (C=0, M=70, Y=100, K=0) pantone 1585 C, en el
extremo superior derecho se aprecia la representación de una estrella de ocho puntas en
color gris (C=0, M=0, Y=100, K=0), conforme al modelo adjunto; inscrita con
certificado Nº 111992, vigente hasta el 03 de febrero de 2016; para distinguir papel,
cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de
imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos)
para la papelería o para la casa; material para los artistas; pinceles; máquinas de escribir
y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza
(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases),
caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

En el presente caso se ha verificado que se encuentra registrada la marca UL y logotipo

(certificado Nº 111992), con la cual la Dirección procederá a evaluar la existencia de
riesgo de confusión.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad

Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o, para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de
asociación.

En atención a lo dispuesto en la norma citada, resulta pertinente señalar que existe

riesgo de confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la
 16

misma impresión o recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad,

deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos
enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o
vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de
dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o
servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del
otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí,
sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un
producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado,
respectivamente, por otro empresario.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de

confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de
las semejanzas existentes entre ellas, como de la identidad, semejanza o vinculación de
los productos o servicios a los que estén destinados a identificar. Ambos factores serán
analizados a continuación, para lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decisión
486, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.

II. IMPORTANCIAS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN

EL PERÚ Y EN LA REGIÓN

El registro de marca en Perú no solo le otorga el uso exclusivo de la firma registrada.

También puede usar este reconocimiento formal para transferirlo u otorgar licencias
para su uso a terceros, asegurando más oportunidades de ingresos de su marca. Una
marca legalmente reconocida tiene un valor económico y comercial que va más allá de
representar los bienes y/o servicios que vende y diferenciarlos de los demás.

En el caso de las marcas de certificación son importantes porque hacen referencia a la

calidad del producto o servicio que se adquiere.

El Perú es un país dedicado a la agricultura y ganadería, por lo que tendemos a elaborar

alguno de nuestros productos. Las marcas de certificación cumplen una función muy
importante allí porque otorgará certeza sobre todo el proceso de producción del bien
determinado. Tenemos la certeza que es un producto peruano de calidad.
 17

En ese mismo sentido, en nuestra región Loreto también produce y adquiere productos
nacionales que necesitan estar certificados por el titular de la marca para poder dar
certeza sobre la originalidad de sus bienes o servicios.

Un claro ejemplo tenemos en la manufactura de prendas de vestir en el gran emporio

comercial de Gamarra, existe un titular proveedor de las telas de algodón, quien vende y
autoriza a las marcas comerciales colocar en sus etiquetas la frase “100% algodón
peruano”.

III. FUNCIÓN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

El titular de una marca de certificación es quien certifica, es decir, quien ejerce el

control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, con independencia del tipo de
certificación de que se trate. La característica habitual de una marca de certificación es
que el titular de la marca no es quien la utiliza, sino sus usuarios autorizados, con el
propósito de garantizar al público destinatario que los bienes o servicios poseen una
característica en particular.

La marca de certificación es indicadora de calidad de los productos o servicios en

cuestión, en cuyo titular recae la obligación de controlar el uso de dicha marca y la
obligación de imponer sanciones en caso de que este uso no fuese conforme a lo
previsto en sus reglas de uso.

Toda marca que cumpla con los requisitos exigidos por cada titular certificador, tendrá
derecho a utilizar dicha marca de certificación.

El titular de la certificación le concede la utilidad total de la marca de certificación para

todo lo que la marca crea conveniente.

Por ejemplo, en nuestro país se comercializa mucho el agua mineral San Luis, dicha
marca, perteneciente ahora al grupo de Coca Cola, cumplió con todos los requisitos
solicitados por el ISO9000, por lo que dicho titular le concedió el uso de su
certificación; de incumplir los requisitos o de variar su forma de producción que altera
la composición con la cual le dieron la certificación, el titular queda expedito de retirar
la certificación, y la marca o empresa prohibida de volver a utilizar el símbolo, hasta
que vuelva a cumplir con los requisitos.

En el caso de la jurisprudencia planteada en el presente trabajo, el derecho de

certificación queda denegado a la empresa UL LLC, porque se ha determinado que el
 18

signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el

artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su
registro.

Si bien UNIVERSIDAD DE LIMA, titular de la marca registrada, no ha formulado

oposición contra la presente solicitud de registro, este hecho no determina la
registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa en defensa del
interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al
considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad, tal como sucede en el
presente caso.

IV. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS MARCAS DE

CERTIFICACIÓN

Los elementos constitutivos de las marcas de certificación son:

- La empresa (marca) que desempeña sus labores en un rubro determinado

- La marca certificadora
- El cumplimiento de todos los requisitos por parte de quien se quiere registrar.

V. CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

La característica habitual de una marca de certificación es que el titular de la marca no

es quien la utiliza, sino sus usuarios autorizados, con el propósito de garantizar al
público destinatario que los bienes o servicios poseen una característica en particular.

VI. FUNDAMENTOS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN

La resolución tratada en el presente trabajo, señala lo siguiente en sus fundamentos mas

importantes:

Productos a que se refieren los signos

El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación

Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios
indicados expresamente.

En atención a lo señalado por las normas citadas en el párrafo precedente, esta

Dirección ha determinado que al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o
servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los
 19

productos y/o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución,

es decir si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están
dirigidos, entre otros.

En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado “embalajes
de cartón” se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca
registrada a saber “cartón”. Asimismo, se aprecia que los “embalajes de cartón” que
pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con el “papel y artículos
de esas materias no comprendidas en otras clases” que distingue la marca registrada,
porque allí se encuentran las bolsas de papel; toda vez que dichos productos por su
naturaleza y finalidad pueden ser productos sustitutos entre sí, por lo que pueden
compartir los mismos canales de distribución y comercialización, y estar dirigidos al
mismo público de los consumidores.

Finalmente, se aprecia que los “embalajes de cartón” que pretende distinguir el signo
solicitado se encuentran vinculados con las “materias plásticas para el embalaje ( no
comprendidas en otras clases)” que distingue la marca registrada, porque allí se
encuentran las bolsas plásticas; toda vez que dichos productos por su naturaleza y
finalidad pueden ser productos sustitutos entre sí, por lo que pueden compartir los
mismos canales de distribución y comercialización, y estar dirigidos al mismo público
de los consumidores.

En ese sentido, habiéndose verificado que los signos distinguen algunos de los mismos
servicios y/o están vinculados entre sí, se determina que en el presente caso se cumple
uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando
por determinar si los signos son o no similares.

Examen comparativo

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo
de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios
establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre
signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el
signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, así como las
características y condiciones del mercado y de los agentes económicos
correspondientes.
 20

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si

dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en
el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos

denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos

figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o

parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
 21

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento

gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un
signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza
conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los
artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán
igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto
Legislativo.”

Por otro lado, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la
impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor,
ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien
el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener
presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente se preste para su adquisición o contratación.

De conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se procedió a

realizar el examen comparativo entre el signo solicitado UL CERTIFIED y logotipo y la
marca registrada UL y logotipo, determinándose que su coexistencia es susceptible de
generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En efecto, la semejanza entre los signos objeto de análisis radica en el hecho que ambos
incluyen en su conformación la secuencia de letras U-L, secuencia que, además, no se
encuentra en la conformación de otras marcas registradas, a favor de terceros, para
distinguir productos idénticos y/o vinculados en la clase 16 de la Clasificación
Internacional.

Si bien el signo solicitado presenta otro elemento denominativo, y ambos signos

incluyen elementos figurativos y cromáticos, éstos elementos no logran diferenciar
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plenamente a los signos, ya que podrían inducir al consumidor a creer que el signo
solicitado constituye una variación de la marca registrada, que distingue una nueva
forma de comercializar sus productos, o que existe vinculación de carácter comercial
con la empresa titular de la marca registrada, lo cual no corresponde a la realidad.

Por lo anterior, dada la identidad y vinculación entre los productos que distinguen los
signos confrontados y la semejanza entre los mismos, determinan que exista riesgo de
inducir a confusión al público consumidor respecto a su origen empresarial.

Finalmente, si bien UNIVERSIDAD DE LIMA, titular de la marca registrada, no ha

formulado oposición contra la presente solicitud de registro, este hecho no determina la
registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa en defensa del
interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al
considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad, tal como sucede en el
presente caso.

Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se

encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a)
de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas

y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo
Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075.

VII. USO DEL DERECHO DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

EN LA REGIÓN LORETO

Las marcas de certificación cumplen una función muy importante a la hora de

comercializar productos o servicios.

La región loreto es una zona muy productiva llena de personas emprendedoras. Al haber
una gran cantidad de mypes en nuestra región, dificulta la selección de marcas para
realizar la certificación, sin embargo no es imposible.
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Aquella empresa, que crea que cuente con todos los requisitos exigidos por ley podría
calificar para ser certificado.

De esa forma, la certificación debe ser una de las metas a alcanzar por todos nuestros
pequeños y medianos empresarios.
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CONCLUSIONES

Las marcas y otras manifestaciones de los signos distintivos son activos intangibles que
contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la calidad y diversas
características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. El registro es
la forma de proteger las marcas frente a posibles usos no autorizados por parte de
agentes que quieran aprovechar su prestigio. Una adecuada protección de las marcas
apoya el proceso creativo de nuevas marcas que relacionan productos y servicios con
los consumidores. Por tal motivo, es importante la implementación de una política que
promueva la generación y el uso de las marcas como herramienta de mejora empresarial
y el desarrollo de los mercados.

La protección de las marcas en el Perú está regulada por la Decisión 486 de la

Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en dicho
ámbito de integración y el Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial,
aplicable en lo que no contravenga a la Decisión 486. Estos dispositivos legales
enumeran los derechos que la marca otorga a su titular y las limitaciones que el registro
de ésta genera frente a terceros. Tal y como se ha señalado, la legislación relevante en el
Perú ofrece las condiciones normativas para facilitar el impulso y la promoción del
registro de marcas.

La actividad de registro de marcas en el Perú no se ha desarrollado adecuadamente,

especialmente si se le compara con la situación de otros países, lo que significa que el
sector empresarial no está explotando el uso de las marcas como una herramienta para
obtener beneficios económicos. Este rezago puede asociarse a la ausencia de una
política de promoción de marcas y a la limitada importancia que las empresas y la
sociedad en su conjunto atribuyen a las marcas como una fuente importante de
valoración empresarial en la forma de activos intangibles.