SEPTIEMBRE 2009

LA INFRACCIÓN DE UNA PATENTE POR EQUIVALENTES

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Preliminar es que hasta fechas recientes no se

encontraban en la jurisprudencia española
Como es sabido, la infracción de una referencias a tal doctrina. Se explica así
patente puede ser directa o indirecta. Y que en un artículo doctrinal publicado en
en el caso de la infracción directa, ésta el año 2002 se haya podido afirmar que
puede ser literal o por equivalentes. Sin «no puede decirse que haya una jurispru-
embargo, en la Ley española de Patentes dencia española aplicable a la infracción
(Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986) de patentes por equivalencia» (SEGURA,
no se contiene referencia alguna a la P., «Directrices para la determinación del
doctrina de los equivalentes a la hora de alcance de la protección de las patentes y
regular el ámbito de protección de la los modelos de utilidad en España», Actas
patente. de Derecho Industrial, XXII, 2001, pág.
459).
El único texto normativo vigente en
España en el que se alude a la infracción 2. Hasta hace poco los tribunales españo-
por equivalentes es el Protocolo Interpre- les, al analizar la infracción de una
tativo del artículo 69 del Convenio sobre patente, acudían a la doctrina de la esen-
la Patente Europea (CPE), revisado en el cialidad en lugar de a la doctrina de la
2000, en el que se preceptúa que para equivalencia. Según la primera, existe
determinar la extensión de la protección lesión del derecho de exclusiva sobre la
conferida por una patente europea deben invención cuando en el objeto supuesta-
tomarse en consideración los elementos mente infractor se encuentran los ele-
equivalentes a los elementos especifica- mentos esenciales de la invención, de
dos en las reivindicaciones. modo que la modificación, sustitución o
eliminación de los elementos secundarios
Con todo, a pesar de que en la Ley espa- no constituiría un hecho relevante en la
ñola de Patentes no se hace referencia a determinación de la existencia o no de
la infracción por equivalentes, la doctrina la infracción.
y los tribunales de justicia son unánimes
a la hora de reconocer que la teoría de los La doctrina de la esencialidad descansa
equivalentes es igualmente aplicable a sobre todo en el Estatuto sobre Propiedad
todas las patentes con efectos en España, Industrial (EPI) de 1929, en cuyo artículo
y no sólo a las patentes europeas valida- 46 se disponía que «puede ser materia de
das en nuestro país (que es a las que patente todo perfeccionamiento que
resulta directamente aplicable el artículo tenga por objeto modificar las condiciones
69 CPE). esenciales de un procedimiento», y en
cuyo artículo 48.3 se preceptuaba que
La doctrina de la esencialidad en la «no podrá ser objeto de patente el cambio
jurisprudencia española de forma, dimensiones, proporciones y
materias del objeto patentado, a no ser
1. A pesar de que hoy en día los tribuna- que modifiquen esencialmente las cuali-
les españoles reconocen la aplicación de dades de aquél o con su utilización se
la doctrina de los equivalentes, lo cierto obtuviere un resultado industrial nuevo».

1
Estos preceptos del EPI se referían a los de Valencia (Sección 9.ª) de 14 de
requisitos de patentabilidad, pero la juris- noviembre del 2007 (EDJ 2007/314004).
prudencia española los ha aplicado no sólo
a los casos en los que se planteaba la Con todo, y a pesar de estos pronuncia-
nulidad de la patente por carecer ésta de mientos, lo cierto es que hasta el año
dichos requisitos, sino también a aquellos 2002 no existía en la jurisprudencia espa-
otros supuestos en los que se juzgaba la ñola una aproximación a la teoría de los
infracción de una patente. Baste citar equivalentes paralela a la existente en
como ejemplo la sentencia del Tribunal otros países. Como destaca la propia
Supremo de 4 de mayo de 1974 (RJ Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
1974/2082) en la que se afirma que, 15.ª), en su sentencia de 7 de junio del
aunque «los mecanismos amparados por 2005 (EDJ 2005/258574):
la patente de invención del querellante
suponen nuevas variantes sobre los origi- «En alguna ocasión se ha acudido al
nales aludidos, no es menos cierto que no test de las diferencias sustanciales,
presentan innovación esencial, ni novedad según el cual son equivalentes todas las
sustancial alguna». variantes de forma, tamaño, disposición
de elementos e incluso toda sustitución
Esta jurisprudencia sobre la doctrina de la de esos elementos por otros, cuando
esencialidad, dictada al hilo del EPI, es con ello no se altere el principio funda-
seguida por los tribunales españoles tras mental de la invención descrita, reivin-
la entrada en vigor de la Ley de Patentes dicada y amparada por la patente o
de 1986. Así, por ejemplo, la sentencia modelo de utilidad (STS, 3.ª, 10 de
del Tribunal Supremo de 19 de octubre de junio de 1968). Esta doctrina sirve más
1993 o la sentencia del Tribunal Supremo como principio programático de protec-
de 7 de junio de 1999 (RJ 1999/9149), ción de los derechos de patentes frente
que al analizar la nulidad de la patente de a las infracciones por equivalentes,
la actora, así como su infracción, se que como criterio práctico para resolver
refiere en repetidas ocasiones a «las conflictos concretos».
características esenciales» de la patente y
a «la esencial del procedimiento reivindi- La doctrina de los equivalentes en la
cado». jurisprudencia española

3. Sobre la base de estos pronunciamien- La sentencia española pionera a la hora de

tos existen varias sentencias de audien- reconocer y aplicar la doctrina de los equi-
cias provinciales que equiparan la doctrina valentes en un caso por infracción de
de la esencialidad con la de los equivalen- patente, desvinculándola de la doctrina de
tes. El ejemplo más claro de esta línea la esencialidad, es la Sentencia del
jurisprudencial es la sentencia de la Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de
Audiencia Provincial de Barcelona (Sec- Barcelona, de 10 de septiembre del 2002
ción 15.ª) de 18 de septiembre del 2000 en el caso Simvastatina. En esta sentencia
(EDJ 2000/66098). Y en el mismo sentido se afirma que:
se expresan otras sentencias de la misma
Audiencia Provincial de Barcelona (Sec- «La doctrina y la jurisprudencia han
ción 15.ª), como las de 20 de octubre de desarrollado una serie de doctrinas para
1999 (EDJ 1999/51275), de 3 de marzo tratar de delimitar el alcance de la
del 2000 (EDJ 2000/9833), de 14 de oc- protección de la patente. Entre dichas
tubre del 2002 (EDJ 2002/108396) y de doctrinas encontramos la doctrina de
28 de enero del 2004 (EDJ 2004/95781); los equivalentes que consiste en dar
o la sentencia de la Audiencia Provincial menos valor a las características

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 estructurales de la invención y centrar un medio es sustituido por otro que realiza
la invención en la función que desem- la misma función esencialmente de la
peñan, extendiendo la protección a misma manera y en las vistas a [sic]
aquellos casos en que un elemento de la obtención del mismo resultado, podría-
la invención es sustituido por otro ele- mos decir que se exige que el medio equi-
mento, distinto en cuanto a la estruc- valente trabaje del mismo modo que el
tura, pero que realiza la misma función medio al que sustituye)».
dentro de la invención (puede tanto
aplicarse cuando el elemento que se b) Conforme a un segundo criterio (que es
sustituye es un elemento secundario el seguido por ejemplo en Alemania), para
como cuando el mismo es esencial, determinar si existe equivalencia debe
puesto que la doctrina de los equiva- recurrirse al experto medio en la materia.
lentes se basa en la igualdad de fun- De este modo, y como también destaca la
ción: no trata a los elementos como sentencia del Juzgado de Primera Instan-
únicos atendiendo a sus características cia de Barcelona ahora reseñada, existiría
estructurales sino que se basa en la equivalencia «cuando, además de la igual-
función que dichos medios realizan en dad en la función en vista de la obtención
la invención reivindicada». de un mismo resultado, el experto medio
en la materia no tiene que llevar a cabo
Para llegar a esta conclusión la sentencia actividad inventiva propia para llegar al
cita ya el párrafo segundo del Protocolo medio sustituto».
Interpretativo del artículo 69 CPE en su
versión del 2000 (aunque no estaba No obstante, a pesar de que la mencio-
en vigor en el momento de dictarse la nada sentencia del Juzgado de Primera
sentencia). Instancia núm. 37 de Barcelona hace
referencia a ambas tesis o modos de
Por lo tanto, la sentencia del Juzgado de entender la equivalencia, la sentencia da
Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, preferencia al criterio de la equivalencia
de 10 de septiembre del 2002, en el caso por obviedad, al entender que es la que
Simvastatina pone de manifiesto que no garantiza mayor objetividad.
se puede extender la protección de una
patente a su esencia o idea inventiva. Por Con posterioridad, la Audiencia Provincial
el contrario, existe lesión de la patente de Barcelona (Sección 15.ª) también ha
cuando se incorporan todos los elementos mostrado su preferencia por el criterio del
de la reivindicación o cuando se utilizan recurso al experto medio [Sentencia de 7
elementos equivalentes. de junio del 2005 (EDJ 2005\258574)].
Pero se ha matizado que este criterio es el
Sobre esta base, la sentencia recoge ya que mejor opera en relación con las
las dos formas posibles de entender la patentes químico-farmacéuticas, mientras
teoría de los equivalentes: que el test de la triple identidad es más
adecuado para las patentes mecánicas. En
a) De acuerdo con una primera tesis (que palabras de la citada sentencia de la
es la doctrina que se sigue en el Reino Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de
Unido y en los Países Bajos) se determina junio del 2005:
que existe una equivalencia mediante la
exigencia de la misma función, el mismo «La triple identidad sustancial (función-
modus operandi y el mismo resultado. modo-resultado: cuando se realice
Según esta interpretación y como destaca sustancialmente la misma función, sus-
la sentencia, «existe equivalencia cuando tancialmente del mismo modo y se

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 alcance sustancialmente el mismo así, en supuestos dudosos, hemos
resultado) responde de forma más ade- optado por el criterio de la equivalencia
cuada al enjuiciamiento de una patente por obviedad “cuya formulación atiende
mecánica, donde tiene mayor sentido el a si el experto en la materia habría
juicio global del procedimiento, y la considerado que el elemento equiva-
identidad sustancial de función absorbe lente era una alternativa obvia al
protagonismo a las variaciones en elemento reivindicado, para obtener un
alguna secuencia particular del modo resultado sustancialmente igual al
que permite alcanzar idéntico resultado. mismo problema técnico, según la ense-
Este criterio no es suficiente para el ñanza de la patente, su conocimiento y
juicio de equivalencia de una patente su interpretación de las reivindicaciones
farmacéutica, donde las variaciones se en la forma indicada” (sentencia de
producen en el modo, y en concreto en 20 de abril de 2005 (RA 595/2003).
alguna de las secuencias del procedi- Pero se trataba de supuestos de paten-
miento, que en sí mismos son relevan- tes farmacéuticas o también mecánicas
tes para un experto en la materia complejas que reivindicaban una
aunque en un examen global pueda función, en las que claramente se ponía
difuminarse algo la relevancia de su en evidencia el riesgo indicado y por lo
aportación. Lo que obliga a prestar tanto la inadecuación del referido test».
mayor atención a las fases o secuencias
del procedimiento y primar el juicio del La Sentencia de la Audiencia Provin-
experto en la materia, pero siempre sin cial de Barcelona de 30 de enero del
perder de vista la finalidad perseguida 2009
con esta doctrina de los equivalentes:
evitar infracciones de una invención En este contexto se enmarca la reciente
frente a variaciones que pretenden sus- sentencia de la Audiencia Provincial de
traerse del alcance de la protección de Barcelona de 30 de enero del 2009. Esta
dicha patente, o frente a alteraciones sentencia recuerda que el punto de par-
irrelevantes en la medida que puedan tida tradicional para aplicar la doctrina de
entenderse comprendidas dentro de las los equivalentes es el del test de la doble
reivindicaciones de la patente». identidad, considerando que dos medios
son equivalentes si ambos realizan
Por estas razones, la sentencia de la sustancialmente la misma función para
Audiencia Provincial de Barcelona (Sec- producir en esencia el mismo resultado.
ción 15.ª) de 22 de junio de 2007 aplica el
test de la triple identidad, para determi- Sin embargo, también recuerda la necesi-
nar si existe infracción por equivalente dad de corregir (en el caso de las paten-
de una patente mecánica. En palabras de tes mecánicas relativamente simples) el
esta sentencia: test de la doble identidad con el test de la
triple equivalencia, que exige la misma
«Es cierto que en otras ocasiones nos función, el mismo modus operandi y el
hemos apartado del criterio suminis- mismo resultado, y con el test de la acti-
trado por el test de la triple identidad, vidad inventiva.
por el riesgo que entraña de proteger el
resultado o de desamparar al titular de En definitiva, según la Audiencia Provin-
la patente frente a aquellos medios cial de Barcelona, para determinar la
sustituidos que siendo evidentes u equivalencia deben contestarse tres
obvios no realicen la misma función cuestiones:
esencialmente de la misma manera. Y

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«a) ¿altera la variante el funcionamiento la realización cuestionada han de estar
de la invención? (¿proporciona el ele- presentes todos los elementos reivindica-
mento equivalente prácticamente el dos, bien por identidad o bien por equiva-
mismo resultado que el elemento reivin- lencia, sin perjuicio de que pueda
dicado?); si la respuesta es afirmativa, no concluirse que la ausencia de uno o
hay equivalencia; si es negativa, hay que algunos de ellos es equivalente a su
responder a la pregunta siguiente; presencia.

b) ¿habría sido obvia la variante para el

experto medio en la materia que leyera la
patente en la fecha de su publicación? Si
la variante no era obvia (o es inventiva)
no hay equivalencia; pero si la respuesta
es afirmativa todavía es necesario
preguntarse:

c) ¿habría entendido el experto medio en

la materia que leyera la patente, dados los
términos de la reivindicación, que el
titular quiso que la sujeción al estricto
sentido de los mismos fuera un requisito
esencial de la invención?; en caso afirma-
tivo, no puede haber equivalencia.»

No obstante, y como elementos correcto-

res, se recuerda que «no podrá apreciarse
infracción por equivalencia si la realización
presuntamente infractora reproduce una
regla o solución técnica que estaba en el
estado de la técnica anterior a la patente
que se hace valer, o que resulta obvia a la
luz del estado de la técnica anterior».

Además, el recurrir al historial de la

patente y el análisis de los actos propios
del solicitante puede ofrecer datos rele-
vantes para determinar el verdadero
sentido y alcance de la reivindicación, en
el marco interpretativo que propone el
protocolo del artículo 69 del CPE.

También se destaca en la sentencia que

«a los efectos de enjuiciar la infracción por
equivalencia la comparación entre la
reivindicación y la realización presunta-
mente infractora ha de hacerse elemento
por elemento». Y más adelante indica la
Audiencia Provincial de Barcelona que en

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