Caso Ingrid PI

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1. ¿Puede Pequeño Material interponer acciones con base en dicha patente?

No,
Pequeño Material no puede proceder con la interposición de acciones con base en dicha
patente en virtud de que debe esperar la Publicación en el BOPI por parte de la OEPM
de los datos de la patente y la mención del deposito de traducción de la misma para que
proceda a tener efectos en España.

Artículo 155 LP. Traducción y publicación de la patente europea.


1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a
España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una
traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También
deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido
mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.
2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo
de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de
Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los
supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá
acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será
aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

Artículo 67 LP. Protección provisional. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud


de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a
exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier
tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la
patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que
después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

AP Barcelona. Seccion 15 – Auto No. 63/2010 de 15 de Abril. JUR 2011/432215. Como


advertíamos entonces, y es aplicable ahora, la publicación de la traducción
temporáneamente depositada en su día ante la OEPM, a que se refieren los arts. 65
CPE y 7, 8 y 9 del RD 2424/1986, es la que determina, de acuerdo con el art. 69 CPE, el
alcance de la protección conferida por la patente, que se mide con arreglo a las
reivindicaciones cuya traducción se haya depositado.

Para que estas reivindicaciones de producto pudieran servir de base al ejercicio de las
acciones de violación de la patente que se anuncia serán ejercitadas en la futura
demanda que iniciará el procedimiento principal, respecto del que este cautelar es
accesorio, sería necesaria su publicación en España, esto es, ello constituye un prius
que de no concurrir es impeditivo o excluyente, por carencia del derecho, que nace por
virtud de un acto administrativo (la admisión de la traducción y su publicación)

Interpretación de los arts. 65 CPE y 7, 8 y 9 del RD 2424/1986 realizada por la sentencia


de 2 de octubre de 2008 (RA 115/2008) c) la publicación de la patente con
reivindicaciones de producto constituye aquí un presupuesto para accionar por violación,
un prius que de no concurrir es impeditivo o excluyente, por carencia del derecho, que
nace por virtud de un acto administrativo de carácter constitutivo (la publicación),
aunque, ya lo hemos dicho, se trate de una regularización formal, porque, desde nuestro
punto de vista, el derecho a obtener la incorporación o adición de la reivindicación de
producto, existe. Pero, en este orden jurisdiccional, no podemos reconocerlo y atribuirle
los efectos constitutivos sino a partir de la resolución administrativa favorable y su
publicación en el BOPI".

Antes de ser signatarios del TRIPS se notificaba la traducción que ya fue depositada
para que cesara la infracción (Art. 67.2), no tenia que esperar que la OEPM realizar la
publicación de la mención de deposito. Post TRIPS – Art. 27 que establece prohibición
de discriminación para las invenciones, se puede proteger cualquier invención,
incluyendo patentes sobre productos químico farmacéuticos. La adhesión a TRIPS se
veía como descartaba la reserva. Toda la litigación TRIPS sobre la protección de
invenciones químico farmacéuticas solicitadas antes de octubre 1992. Ya este proceso
no funcionaba pues el requisito de publicación es constitutiva de derecho.

No puedo interponer acciones de cesación sin haber realizado la publicación, los efectos
de la patente se retrotraen a la fecha de concesión. La protección inicia a partir de la
fecha de solicitud.

2. ¿Queda la pluma de Oficinas Reunidas comprendida en el ámbito de protección


de EP 833? Conforme el Art. 28 de la LP el ámbito de protección de la patente se
encuentra determinado por las reivindicaciones, las cuales deben ser claras y concisas y
han de fundarse en la descripción. Considerando que al realizar el proceso de ingeniería
inversa para verificar la composición de la pluma de Oficinas Reunidas se comprobó que
la pluma dispone de dos piezas de metal unidas entre si, lo cual se encuentra
establecido en la Reivindicación No. 1 de la EP 833.

Diferencia 1: filamento de una pieza – filamento de dos piezas

Han de estar todos los elementos de la reivindicación para que haya infracción – Regla
de Simultaneidad de todos los elementos.

Si tenemos un rango muy grande – siempre viendo el sector técnico – debemos ver que
tan sustancial es el cambio.

¿Quién rige el test que se va a aplicar? Quien invoca el test.

¿la variante modifica sustancialmente el funcionamiento de la invención? no


¿la variante es (era) obvia para un experto en la materia? ¿qué tiene en la cabeza el
experto en la materia? experto en la materia: es un standard jurídico, no una persona. El
conocimiento del experto no es todo el estado de la técnica, sino su conocimiento
general. Para que sea obvio en términos de equivalente, ha de ser obvio a la primera
vista, y por igual que la fecha que tenia que verse era si era obvio o no era la fecha de
concepción del equivalente. El TS establece que el test es muy estricto, por lo tanto
debe ser muy obvio, mas obvio que la obviedad para obtener actividad inventiva. Obvio
= no es posible, sino mas que probable. TS modifica fecha a la fecha de prioridad de la
patente, aunque el AP de BCN dice que es la fecha de concepción de la patente.
Sentencia AP BCN – 2012- 19 de diciembre– originaria 2005 de bcn. – por no ser muy
obvio no debe de ser inventivo. el hecho de que no tenga la actividad inventiva suficiente
para ser patentado no significa que no es muy obvio. entre ser obvio e inventivo hay una
gama de grises en la que nos podemos mover.
¿la variante esta excluida del alcance de protección de la patente?

2.1 ¿Seria distinta su respuesta si en el numero de mayo de 2005 se hubiera


publicado un articulo sobre la ingeniería de materiales en el que se confirmaran
las tesis del Prof. Hishida? En caso de que este procedimiento haya sido presentado
desde el 2005 conduciría a indicar que la EP 833 carece de novedad, pues el
procedimiento utilizado forma parte del Estado de la Técnica. En este caso, no
estaríamos dentro del ámbito de protección de la EP 833.

2.2 ¿Y si en lugar de una tesis doctoral, la teoría del Prof. Hishida hubiese sido
objeto de una ponencia en el contexto de unas conferencias de expertos
internacionales en ingeniería de materiales? El Art. 6.2 define el Estado de la Técnica
como: “El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en
el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro
medio.” - El Estado de la Técnica comprende todo lo que se haya hecho accesible al
publico en España o en el extranjero por cualquier medio, incluido el oral, el escrito o la
utilización. El accesible significa que haya tenido la mera posibilidad de acceso.
Si el propio inventor comunica al publico pierde lo novedoso. No es el universo mundo,
basta con que sea una persona, con dos condiciones:
 que esa persona no este sujeta a un pacto de confidencialidad – se aplica a todo
tipo de divulgación;
 que quien lo escucha (sean una o mil personas) o bien sea un técnico en la
materia capaz de ejecutar la patente o por que la forma que se ha comunicado la
información esta persona sea capaz de comunicarlo a un tercero que este en
condiciones de ejecutar la invención – se aplica a divulgaciones orales.

2.3 Modificación de Reivindicación en proceso de Solicitud de Patente ¿Quedaría


comprendida la pluma de Oficinas Reunidas en el ámbito de Protección de la
Patente Europea EP 833? Durante el procedimiento de concesión te puedes ver
modificando o justificando una posición en virtud de comentario del examinador. Lo que
hacen es leer lo que tu has dicho, tribunales han resuelto aplicando esta doctrina que no
puedes venir contra tus propios actos para querer recuperar en infracción la protección
que delimitaste durante el proceso de evaluación de la patente.

AP Madrid. Sección 28. Sentencia No. 292/2008 de 1 de diciembre de 2008. Roj: SAP M
17504/2008. La Sala no comparte la tesis de que la tramitación de la solicitud de
patente, concretamente las modificaciones que en la misma se hayan realizado durante
tal tramitación y las diferencias entre las características técnicas de las reivindicaciones
tal como se contenían en la solicitud inicial y las de la patente finalmente registrada,
sean irrelevantes a fin de decidir si ha existido infracción de la patente, y concretamente
para aplicar la doctrina de los equivalentes. Sobre este particular, las opiniones de los
Sres. peritos son irrelevantes puesto que no se trata de una cuestión técnica sino
jurídica, lo que en la doctrina anglosajona ha venido a denominarse "Prosecution History
Estoppel" y en la nuestra, "historial de la tramitación", sobre la que el tribunal no precisa
de dictámenes periciales para pronunciarse.

Sentado lo anterior, la Sala no considera aceptable que las características técnicas de


una patente se restrinjan a fin de superar los obstáculos a la patentabilidad de la misma,
derivados de las anterioridades existentes en el estado de la técnica, y tras esta
restricción, una vez superado el examen previo y logrado el registro de la patente, se
pretenda, por aplicación de la doctrina de los equivalentes, incluir en el ámbito protegido
características técnicas que si bien podrían considerarse incluidas en el ámbito
determinado por la solicitud de la patente, quedaron posteriormente fuera del ámbito
protegido por las modificaciones operadas durante la tramitación, reductoras del alcance
de las reivindicaciones. Considera la Sala contrario a sus propios actos que el solicitante
de la patente haya renunciado durante la tramitación de la patente a un ámbito de
protección más amplio, introduciendo características técnicas que reducen el ámbito
protegido por las reivindicaciones, y que posteriormente, tras el registro, pretenda
ampliar el ámbito de protección para incluir en el mismo realizaciones que quedaron
fuera del mismo en virtud de las restricciones incluidas por el propio solicitante.

También el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en la Sentencia de 28


de mayo de 2002 , caso Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. [535 U.S.
722 (2002)], consideró que una limitación o renuncia durante la tramitación de la patente
da lugar a una "Prosecution History Estoppel" a no ser que el titular demuestre que dicha
limitación o renuncia no estaba relacionada con la necesidad de superar obstáculos a la
patentabilidad de la invención.

2.4 Abogado de Oficinas Reunidas ¿Qué estrategia procesal recomendaría a su


cliente en caso de una Demanda por Infracción? Basar pretensiones en que el
procedimiento formaba parte del Estado de la Técnica y por lo tanto proceder a
reconvenir en Nulidad de la Patente EP 833. No seria por falta de novedad, porque solo
afectaría un elemento de las reivindicaciones, Regla de Simultaneidad aplica para la
novedad también.

3. Asumiendo que el procedimiento utilizado por Oficinas Reunidas para fabricar


la tinta tiene una de las siguientes características, ¿Quedaría comprendido en el
ámbito de protección de la Patente 833? En la primera si queda comprendido en el
ámbito de protección pues contiene todos los elementos reivindicados.
Primero reviso infracción literal, si lo tengo seguro que no evaluó infracción por
equivalente.

Distintas fases de síntesis no dan lugar a infracción, aunque tenga mismo resultado.

AP Madrid. Sección 28. Sentencia No. 292/2008 de 1 de diciembre de 2008. Roj: SAP M
17504/2008. Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier
comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si existe
infracción de la patente: ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre
la invención reivindicada y la realización controvertida (sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Secc. 15a, de 20 de abril de 2005 y de esta Secc. 28a de la
Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 y auto de esta Sección de
15 de abril de 2008 , entre otras resoluciones), de modo que sólo cuando todos los
elementos de la invención patentada son reproducidos por la realización cuestionada,
por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la patente (regla de
la simultaneidad de todos los elementos).

En resoluciones anteriores (sentencias de 19 de abril de 2006 y 25 de octubre de 2007 y


auto de 15 de abril de 2008 , entre otras) afirmábamos: "Las reivindicaciones son el
elemento esencial de la solicitud de patente, pues determinan el concreto alcance de la
protección de la invención otorgada al titular de la patente. Así resulta de los arts. 26 de
la Ley de Patentes española y 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas
prevén que «las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección».

No puedes acudir a la descripción para buscar limitaciones que no están en la


reivindicación. Puedo ir a la descripción para entender los conceptos que están en la
reivindicación. ¿Cómo busco la frontera entre una cosa y otra? Cuando se dice temp
adecuada: que me dice la descripción: aquella que es suficiente que tenga lugar la
reacción pero no se desnaturalice el compuesto. Falta de claridad no es argumento para
nulidad. Descripción no me limita que no están en la reivindicación, sirve de diccionario.
Una característica técnica que no esta en la reivindicación no la puedo buscar en la
descripción. Pero siempre debes ir a la descripción para interpretar los términos de la
reivindicación.

Falta de claridad (no se entiende bien) no es lo mismo a falta de descripción (no la


puedo ejecutar).

4. ¿Seria viable una demanda por infracción de patente con solicitud de medidas
cautelares contra Oficinas Reunidas sin haber obtenido previamente la prueba
acerca de las características del procedimiento efectivamente empleado por
Oficinas Reunidas para fabricar la tinta? Si, se debe presentar indicios probatorios no
debo acreditar infracción actual. De ahí también que, en el marco de los procedimientos
civiles, sea asimismo aplicable no sólo en el juicio principal, sino también en la decisión
acerca de la concesión de diligencias de comprobación de hechos (AJPI Madrid 6-II-
2003) y en la pieza de medidas cautelares (AAAP Barcelona 13-II-1998 y 7-IV-1999, y
AJPI Pamplona 22-I-2003), sin perjuicio de que, obviamente, para entender destruida la
presunción en este último caso no sea exigible una prueba concluyente de la utilización
de un procedimiento distinto del patentado sino una prueba que revele la verosi- militud
de que la resolución final estime suficientemente acreditada la utilización de un
procedimiento distinto del que es objeto de la patente (AAAP Madrid 1-III-2004, Madrid
15-VI-2004). Y de ahí, en fin, que la presunción sea válida para cualquier pretensión que
se ejercite con la demanda, esto es, tanto para la pretensión de cesación como para las
de remoción, indemnización u otras.

5. ¿Infringe Rio Azul los derechos de Patente de Pequeño Material por fabricar los
cartuchos? Art. 59 LP. Infracción Directa. La patente confiere a su titular el derecho a
impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: c) El ofrecimiento para
la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente
obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho
producto para alguno de los fines mencionados.

La norma resuelve esta tensión entre no saber del hecho de la infracción en el articulo
59c. La infracción es objetiva pero la Responsabilidad por Daños y Perjuicios es solo
objetiva en algunos casos (responde objetivamente el que pone aquello en el mercado la
primera vez), y en el resto subjetiva (si eres intermediario no te pueden exigir que para
cualquier cosa que distribuyas hagas un examen. Si lo sabias o notifican, a partir de ese
momento tienes un riesgo objetivo. Pero si no, es lo subjetivo).

6. ¿Qué acción podría interponerse contra Transportes el Rapido, S.A. para evitar
que siga transportando la tinta? Art. 71. El titular cuyo derecho de patente sea
lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su
derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido. Art. 71.2 LP. Las
medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también
solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra
un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios
no constituyan en sí mismos una infracción.

7. Licencia No Exclusiva con Tintas y Tinteros, S.L. ¿Puede interponer una


demanda de manera independiente? No, porque debe estar registrado en el Registro
de Patentes el Contrato de Licencia. Art. 79.2 LP En el Registro de Patentes se
inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de
patente como las patentes ya concedidas. 2. Salvo en el caso previsto en el artículo
13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto
voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes
ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren
sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y
documentación necesaria para dichas inscripciones.

El Art. 83.4 tiene que ver con explotación no con ejercicio de derecho. Leer Sentencia
TJ. Para obtener ejercitar un derecho debes de tenerlo, ya sea exclusivo o no. – La
conclusión a la que se llega tras este análisis es que el precepto hace referencia
únicamente a terceros de buena fe que han adquirido derechos sobre la marca
confiando en el Registro. Por lo tanto, en ningún caso debería aplicarse al infractor de
una marca comunitaria, quien, por definición, no ha adquirido ningún derecho sobre ella.
Además, tal y como señala el Abogado General, la interpretación opuesta conduciría a la
situación de que el infractor de mala fe pudiese invocar el artículo 23 frente al
licenciatario no inscrito para oponerse a la acción por violación. Esta paradoja se pondría
de manifiesto especialmente en casos como el que estamos analizando, puesto que el
Sr. Hassan conocía perfectamente la existencia del licenciatario al haber firmado una
declaración de cesación tras la primera infracción. — Conclusión: Tras el análisis aquí
reseñado, el Tribunal concluye que el artículo 23, apartado 1 del Reglamento de Marca
Comunitaria «debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar
acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta
última no haya sido inscrita en el Registro». A pesar de que el razonamiento que realiza
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia puede ser perfectamente
trasladable al Derecho español en este momento, esta situación cambiará con la entrada
en vigor de la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) el 1 de abril de 2017,
puesto que incluye el registro como requisito obligatorio para ejercitar acciones en
defensa de los derechos de propiedad industrial (afectando no solo a patentes, sino
también a marcas y diseños industriales, por remisión de la disposición adicional 1.ª de
dichas leyes). Se admitirá con la solicitud de inscripción, pero solo se admitirá una vez
este inscrita en el Registro de Patentes. Hemos tomado como posición que es precisa la
inscripción, siempre y cuando después le admitan la inscripción. No tengo que esperar
que el Registro resuelva, pero si no me reconocen la inscripción me echan del pleito por
no legitimación activa.

Diferencia licenciatario exclusivo: tiene derechos para accionar, salvo se diga lo


contrario, y el no exclusivo no tiene derechos para accionar, salvo se diga lo contrario.

7.1 ¿Seria distinta su respuesta si la licencia constara inscrita en el registro de la


OEPM? Si, en este caso pudiera ejercer acciones conforme el Art. 83.4 LP. Salvo pacto
en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los
actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones,
en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

7.2 ¿Y si interpusiera la demanda de manera conjunta con el titular de la patente?


Aunque interponga la demanda conjuntamente con el titular de la patente Tintas y
Tinteros, S.L. no tendría legitimación activa para demandar, y por lo tanto tampoco
interés al su contrato no ser oponible a terceros sin el Registro en la OEPM.

- Si puede interponer la demanda de manera conjunta con el titular de la patente.

8. ¿Infringe la patente Suministros Químicos, S.A.? Si de modo indirecto, Art. 60 LP.


La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su
consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en
práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a
personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias
hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y
están destinados a ella.

Verificar: termino de uso corriente en Sentencia 7 noviembre de 2011 AP. – infracción


directa- infracción indirecta. La posibilidad de que l medio en cuestión pueda ser
aplicado a diversos usos lícitos, no solo a la puesta en practica e la invención patentada.
Se excluye la infracción cuando se trata de un producto suministrado comercialmente
para diversos usos. En conclusión, cuando el medio en cuestión se encuentra disponible
en el comercio y ofrece otras aplicaciones debe quedar excluida la infracción por
contribución, salvo que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a
cometer actos prohibidos.

Art. 60.2 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que
el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a
no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos
prohibidos en el artículo anterior.

Sentencia 2016 – Llaves de recambio. Infracción indirecta por reproducción de los


elementos esenciales, la teoría de la simultaneidad puede ceder si se utiliza uno de los
elementos muy característicos puede ser indirecta infracción.

Sentencia AP BCN - 14 de julio 2016.

Infringe pero tiene que incitar. Doctrina General Infracción indirecta: anticipar la tutela,
para que me tengo que esperar que el tipo lo construya todo – tercero que pone a
disposición algo esencial para poner en practica la invención patentada.
9. Patente Europea EP 998.

9.1 ¿La patente 998 priva de novedad al plumín objeto de la Patente 833? No, Art.
6.3 LNP: Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de
las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de
patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales
PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se
menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en
aquella fecha o lo sean en otra posterior.

LNP, Convenio de Munich – Art. 54.3 CPE – La novedad es afectada por todo lo que es
accesible al publico, como no es accesible al publico la solicitud que es confidencial
hasta que se publica, por eso no ataca el concepto de novedad mundial, simplemente
añado al estado de la técnica algo que normalmente no esta. Para las patente europeas
todo lo que tiene efecto en Europa, y este cajón tiene non published documents mas
grande que en España, incorporo de la fecha de solicitud solo si se publica. Todo lo que
no se publica no forma parte del estado de la técnica.

El Estado de la Técnica es todo lo que es accesible al publico, y además todo aquello


que fue patente solicitadas pero no publicadas después. Debo verificar 6.3 LNP para
Patentes Españolas, y 54.3 CPE para Patentes Europeas.

Para atacar la novedad tenemos que encontrar todos los elementos característicos del
mismo modo, sino no tengo un ataque de novedad. El elemento puede estar implícita –
cuando se deriva necesariamente desde un punto de vista técnico del documento o
explicita – cuando tengo el elemento escrito expresamente. Sea implícito o explicito,
debe estar todos, si no están todos no falta novedad.

No puedo combinar para atacar novedad. Todo debe estar en un solo documento.

9.2 ¿La patente 998 priva de actividad inventiva al plumín objeto de la Patente 833?

9.3 ¿ La patente 998 priva de ambos requisitos a la Patente 833?

9.4 ¿Cambiaria su respuesta a las dos preguntas anteriores si la Patente 998 se


hubiera publicado el día 30 de abril de 2012? Si esta publicada antes de la fecha de
solicitud, afecta tanto solo no afecta por actividad inventiva lo que esta solicitado pero
no publicado.

Método problema solución. Determina el estado de la técnica mas próximo, se toma en


cuenta el problema técnico que se quiere resolver.
Para hacer el examen de la actividad inventiva, lo primero que debo saber es 1. ¿Cuál
es el Estado de la Técnica mas próximo? Aquello que requiere menos modificaciones
para llegar a la invención que tengo. El que elige el ET es el demandante de nulidad.
Primero por exclusión, debe formar parte del sector técnico al que se refiere la invención.
Si no, descalifico. 2. Cual es la diferencia entre el estado de la técnica y la invención? 3.
Que problema y que solución? 4. ¿modificación que tengo que hacer para que el estado
de la técnica llegue a lo patentado? 5. El experto daría ese mismo resultado para la
solución del problema?

Sentencias: Dispositivo para depilar a las señoras.

Análisis Expost facto: cuando hace el examen de obviedad lo hace desde el punto de
partida, no desde el punto de llegada.
10. ¿Afectaría esta muestra del producto a la novedad o actividad inventiva de la
Patente EP 833?

Divulgaciones Inocuas. (Art. 7) – se pone a disposición de cualquier tercero.


No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación
de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

(i) de un abuso evidente frente al solicitante o su causante – si alguien sometido al deber


de la confidencialidad divulga lo que le hemos dicho que es patentable no se pierde la
novedad. Siempre y cuando, la divulgación procedente de un evidente abuso haya
tenido 6 meses anteriores a la fecha de presentación de solicitud de la patente.
(ii) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a
Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado
por última vez el 30 de noviembre de 1972. – la ley actual no hace referencia al
Convenio de Paris, sino solamente a exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.
El Convenio de Paris establece requisitos para estas exposiciones. No basta con saber
que se ha conseguido algo, sino como se consiguió.

AP Barcelona – Protección de Secretos para Empleados. –

El producto tiene que haber sido tomado antes de la fecha de prioridad de la solicitud de
patente de 833.

Las divulgaciones inocuas son por abuso de derecho, no sirve para argumentar la
torpeza; la accesibilidad que tenia el tercero para acceder al producto.

11. ¿Modificaría su respuesta si fuera modelo de utilidad español? No.

12. No, Art. 137.2 de LNP. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además
de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos
4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia
biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. ¿Y la tinta? Si, porque es un
producto. También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de
utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan
solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia
biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas,
entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina
humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus
especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o
composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

13. ¿Qué defensa podría invocarse a favor de la validez de la EP 833? Novedad? No


es del mismo sector y por tanto no excluye la novedad, ni tampoco tiene los mismos
elementos. Actividad Inventiva? No forma parte del mismo sector técnico, en caso de si,
tampoco será obvio.

14. a. Si no llegamos a pagar pero estamos dentro de los 6 meses posteriores, se puede
pagar con recargo. b. Un fallo sistemático no constituye fuerza mayor. Fuerza mayor es
muy restrictivo.

La diligencia debida es la del agente, no del titular del derecho.

El régimen de mantenimiento de la patente se rige por la ley nacional.


Cuando hay obligaciones de pago establecidas legalmente, no es requerida la
notificación de pago.

Pago. Si no pago, pago con recargo. Si no pago con recargo intento Restablecimiento de
Derecho – Art. 53 LNP.

15. Si no explotas en los plazos de la ley solicitas Licencia Obligatoria, si luego de esto
sigues sin explotar solicitas Caducidad por Falta de Explotación. La explotación no basta
con que explote en un país pero no en todos los otros designados. Art. 92.1 Artículo 92.
Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.
1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la
invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia
obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado
la

16. La falta de descripción se traduce en: 1) puedo llegar pero haciendo un trabajo
excesivo o 2) supuesto donde el experto debe de tomar decisiones inventivas.

Art. 149.3 – Nulidad: Descripción no clara.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una


reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las
reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como
ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP
en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de
base que fundamentó la concesión de aquéllos. – Novedad de la ley: Modificación de las
patentes españolas mediante el tramite de infracción a los supuestos de superar los
argumentos de falta de novedad o de aplicación inventiva del proceso.

Art. 6.2 Código Civil.

104.3 b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en


que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones
de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la
restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Cuando hay una reconvención de nulidad, el demandante puede pedir la limitación con
carácter principal o subsidiario, el demandante tiene otro tramite para contestar. El ultimo
que contesta el demandado de nulidad que ha modificado las reivindicaciones.

17. No se puede optar por CCP.

18) ¿Qué efectos tiene este procedimiento de oposición?


Este procedimiento está regulado en los Artículos 99 a 105 del CPE, y en las Reglas 75
a 89 del Reglamento de Ejecución.
El procedimiento de oposición es el momento en el que los terceros pueden intervenir
adquiriendo la condición de partes en el procedimiento. En este sentido, cualquier
persona puede oponerse a la concesión de la patente europea concedida ante la OEP
dentro de los nueve meses posteriores a la publicación de la mención de la
concesión de la patente. Sin embargo, el titular no puede oponerse a su propia
patente. La oposición sólo se tendrá por formulada una vez efectuado el pago de la tasa
de oposición.
La oposición a la patente europea afectará a la misma en todos los Estados
Contratantes en los que produzca sus efectos. Es decir, la decisión que se adopte
dentro del procedimiento de oposición será vinculante para los Estados
designados respecto de los cuales fue concedida la patente.- Art. 99 CPE
 
la División de Oposición notificará al titular de la patente el escrito de oposición y le
otorgará la posibilidad de presentar observaciones y de modificar, en su caso, la
descripción, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que le señala. Además,
notificará también a las demás partes las observaciones y modificaciones presentadas
por el titular de la patente, y les invitará a presentar alegaciones, si lo estima oportuno.
La Oficina Europea de Patentes adopta la decisión de revocar la patente europea
cuando considera que los motivos de oposición impiden el mantenimiento de la patente.
Si, por el contrario, estimara que la patente debe mantenerse en los términos en que fue
concedida, rechazará la oposición.

·         ¿sería una medida útil ante un eventual procedimiento por infracción?
NO, puesto que el art. 100 CPE únicamente admite como motivos de oposición que : “a)
El objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 al 57; b)
La patente europea no describa la invención de forma suficientemente clara y completa
para que un experto en la materia pueda explotarla; c) El objeto de la patente europea
exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada, o, si la patente hubiere
sido concedida sobre la base de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud
presentada en virtud del artículo 61 exceda del contenido de la solicitud inicial tal como
fue presentada”.
Y no se podría entrar en el fondo, sobre si existen indicios de infracción o no.

Hay países en que la presentación de oposición se paraliza el proceso, pero en España


no paraliza. En el Art. 105 del CPE. Artículo 105.1 Intervención de un presunto infractor
Una vez expirado el plazo de oposición, cualquier tercero podrá intervenir en el
procedimiento de oposición conforme al Reglamento de Ejecución, a condición de que
demuestre: a) que contra ella se ha entablado una acción por violación de esa patente, o
b) que después de haber sido requerido por el titular de la patente para cesar en la
presunta violación de dicha patente, haya interpuesto contra dicho titular una acción
dirigida a demostrar que no hubo violación. – si hay una infracción viva contra la patente
que se ha presentado una oposición, pueden seguir adelante las acciones aunque se
hayan interpuesto las oposiciones. Que se presente oposición no priva de efectos a esa
patente.
 
·         ¿sería distinta su respuesta si se tratara de una patente nacional y Oficinas
Reunidas hubiera decidido interponer un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de la OEPM por virtud de la cual se acuerda la concesión de la
patente?
Si, puesto que en este caso si se podría entrar a valorar la nulidad de la Patente.
“Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.
1.    La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos
derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de
reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del
actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.”
 
Los actos de la administración se presumen validos, por lo tanto la interposición de
recurso contencioso no afecta la validez al menos que pida medidas cautelares.

Solo podrán recurrir en recurso contencioso administrativo aquellos que hayan sido parte
en el procesos de oposición.

Si presento nulidad por vía contencioso administrativa, no puedo invocarlo ante los
Tribunales.

En la practica, casi ningún futuro demandado, insta acciones de nulidad en vía


contencioso administrativo. Sala de lo Contencioso Administrativo.
·         ¿Qué estrategia recomendaríamos al abogado del Corte Inglés?
 
Acción Negatoria con Nulidad. Artículo 121. Acción negatoria.
1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para
que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una
infracción de esa patente.

19) ¿Qué alternativas tiene Pequeño Material? Demandar a Escritura Delicada y al


Corte Inglés es un riesgo comercial que Pequeño Material no puede permitirse. (**
no estoy segura de si esto iría en la 23)
Podría solicitar la práctica de unas Diligencias de comprobación de hechos, previstas en
el art. 123 y ss de la NLP, en virtud de las cuales “La persona legitimada para ejercitar
las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente
acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir
violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan
solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.”
La razón procesal de las diligencias de comprobación es poder preparar el juicio con
garantías de acierto. De este modo se tendrá certeza de la violación y pruebas
irrefutables de la misma.

Nunca es alternativo pedir una medida cautelar de una comprobación de hecho, porque
te afecta el fumus. Porque si sabes que hay una infracción solicita de una vez la medida
cautelar.

Medidas cautelares para cesar acciones de infracción. Cuando tengo conocimiento de la


infracción pierdo el tiempo solicitando diligencia de comprobación de hechos.

·         ¿Qué acciones podría tomar Oficinas Reunidas para intentar evitar una
“Sorpresa Procesal?
Oficinas Reunidas podría acudir a la redacción de una  protective letter que se prevé
en el Proyecto de Reglamento de procedimiento (Regla 207).
Según esta Regla 207, cuando un sujeto (que goce de legitimación para ser parte según
el art. 47 del ATUP) sospeche que se van a solicitar medidas cautelares contra él, podrá
presentar ante la Secretaría del Tribunal una protective letter, en la que –entre otros
extremos- exponga los motivos por los que debe ser desestimada esa futura solicitud de
medidas cautelares.
Esta protective letter – que tendrá una duración de seis meses, susceptible de
ampliación por otros seis- será comunicada a los jueces encargados de decidir sobre la
solicitud de medidas cautelares que posteriormente se presente.
También previsto como escrito preventivo en el Articulo 132 NLP. Artículo 132. Escritos
preventivos 1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas
cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el
órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas
posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

Auto del Juzgado de lo Mercantil de BCN – 5 de enero de 2017. – protective letter uso.
Trata de evitar que otorguen medida cautelar sin escucharme a mi.

a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su


prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos
actos.
b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del
titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la
realización del procedimiento patentado.
Medida cautelar Inaudita parte. Requisitos: 1) que no da tiempo (urgencia); 2) si los
actos de comunicación al demandado puede poner en riesgo la puesta en marcha de la
medida.

Medida Cautelar junto con la Demanda: cuando hay supuestos donde no tengo la
demanda totalmente lista por falta de informes periciales entonces para equilibrar poner
las medidas cautelares y la demanda argumento junto.

Art. 732.2 2.  Para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de
las medidas cautelares.

20) ¿existe alguna posibilidad de evitar la discusión sobre la nulidad de la


patente?
No, puesto que el artículo 120. (Nulidad de la patente del actor) prevé expresamente
que:
La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos
derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de
reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del
actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.
Por tanto éste puede alegar la nulidad de la patente por vía reconvención, en una
demanda ordinaria, o por vía excepción, en un procedimiento de Medidas cautelares.
Además el art. 734.2 LEC, posibilita que en la vista, actor y demandado
puedan :“exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas
dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los
presupuestos de las medidas cautelares”.
Ante estos presupuestos, podemos situar la alegación de nulidad de la patente en las
Medidas Cautelares, como falta de apariencia de buen derecho. Recordemos que la
pretensión de las medidas cautelares, es paralizar la infracción de un derecho de
patente que es válido. No obstante NO PUEDE INFRINGIRSE AQUELLO QUE ES
NULO.

Art. 728 LEC: El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos,
argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del
tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al
fundamento de su pretensión.

A pesar de todo lo expuesto, hay ST que dicen lo contrario:


 
Auto Juzgado Mercantil BARCELONA 9 junio 2008 (atorvastatina):
“En mi opinión, con carácter general, se puede decir que la validez de una patente no se
puede analizar en un procedimiento de MC, sobre todo cuando ha sido concedida con
un examen de sus requisitos, tal y como sucede con las patentes europeas. Lo contrario
sería dejar sin efecto provisionalmente los derechos derivados del título de PI concedido
de conformidad con la Ley: Rechazar una medida cautelar por este motivo, implica
suspender la eficacia del derecho concedido por el estado.”
AUTO JUZGADO MERCANTIL Nº 1 BCN, 3 agosto 2007, (Olanzapina)
“la declaración de nulidad opuesta de la citada reivindicación exige una compleja y
cuidada labor hermenéutica impropia de una resolución cautelar y que, ante la
inexistencia de una jurisprudencia en sentido propio, la conclusión de la labor
hermenéutica realizada hasta la fecha por la mayor parte de los Juzgados y Tribunales
que se han enfrentado a la referida cuestión, unido al registro de la reivindicación que es
válida mientras no se declare nula, otorga al derecho del actor la apariencia suficiente
para solicitar la medida cautelar que se pretende.”

¿QUIÉN ES EL LEGITIMADO?
• Art. 113 LP: “1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se
consideren perjudicados [ ]”.
Perjudicado: el demandado en una solicitud de medidas cautelares.
• ¿EN QUÉ PROCEDIMIENTOS SE PUEDE ALEGAR?
• Art. 126.2 LP: en toda clase de procedimientos: ordinario y MEDIDAS CAUTELARES
• ¿QUÉ PUEDE HACER EL PERJUDICADO?
• Art. 126.2 LP: vía demanda reconvencional o vía excepción.
• Medidas cautelares sólo cabe la vía de excepción.

21) ¿Puede este proceder afectar a la viabilidad de las medidas instadas por
pequeño material?
El ofrecimiento de prestación de caución es un presupuesto indispensable para la
concesión de la medida cautelar solicitada, no bastando siquiera con un ofrecimiento
genérico, sino que tiene que tratarse de un ofrecimiento de prestar una caución de
calidad y cuantías determinadas y con argumentación justificativa de su cuantía (15). La
SAP Madrid, sec. 21ª, nº 22/2010, de 26 enero -EDJ 2010/53858-, ha declarado a este
respecto lo siguiente: "La función de este requisito del ofrecimiento de caución es doble,
por una parte posibilitar la defensa del demandado en cuanto a este presupuesto (sea
en audiencia previa -art. 734 apdo. 2 apá.3 LEC- sea en la oposición posterior -art. 740
pár. 1º LEC) y por otra parte proporcionar al Tribunal fundamentación para su resolución
sobre la forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse la caución por el solicitante (art.
735,2 pár. 1º LEC). La parte solicitante de la medida cautelar no cumplió en su solicitud
con el requisito indispensable de ofrecer caución para responder de los daños y
perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del
demandado, lo que se admite en el propio auto recurrido, por lo que no procedía acceder
a la adopción de las medidas cautelares interesadas, sin necesidad ya de analizar la
concurrencia de los requisitos de apariencia de buen derecho o peligro de mora
procesal, o la claridad o precisión de la solicitud...".
 
¿La ausencia del requisito de ofrecer caución es un defecto subsanable? No a decir de
la SAP Madrid, sec. 20ª, nº 401/2010, de 25 enero, para la que el ofrecimiento de
caución en la solicitud es un requisito material cuya ausencia no puede ser subsanada,
dado que es un requisito esencial de la ordenación del proceso y, por tanto, no puede
dejarse al arbitrio del solicitante de la medida el momento en que debe cumplir con lo
dispuesto de forma clara en el art. 732,1 y 3 LEC.

Tres son las posturas que mantienen las Audiencias Provinciales, y que son reflejadas
por los juzgados de instancia, en relación con el ofrecimiento por el solicitante de una
medida cautelar de la caución. De conformidad con lo establecido en la LEC en su
artículo 732.3, una postura más restrictiva no permite su subsanación, arrastrando tal
defecto al acto de la vista, en el que se plantea como causa de denegación, o en un
momento inicial inadmitiendo la solicitud ante tal defecto que no se considera
subsanable. Otra postura permite su subsanación en todo momento, y por tanto en el
acto de la vista, existiendo una postura intermedia que exige un control por el juez, en el
presente caso por el secretario judicial, requiriendo a la parte solicitante, con carácter
previo a dar trámite a dicha solicitud, la subsanación de la omisión y proceder a su
definitiva inadmisión ante la falta de cumplimiento del requerimiento.

Depende del Tribunal, por lo tanto hay que ofrecerlas.

Así, las posturas más radicales las encontramos en resoluciones como el Auto de la
Audiencia Provincial de Soria, Sección 1.ª, 7/2012, de 23 de febrero, donde se recuerda
que:

«En la LEC la caución reviste una doble caracterización. El ofrecimiento de esta garantía
constituye requisito sine qua non de la regularidad de la solicitud, como evidencia el
artículo 732, apartado 3: "En el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de
caución, especificando de qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del
importe que se propone". Y es, también y sobre todo, presupuesto de su concesión,
como se desprende de la concluyente dicción del artículo 728, apartado 3: "Salvo que
expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar
caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios
que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado". A
su vez, se configura como condición de la efectividad de las medidas acordadas al
disponer el artículo 737, párrafo primero, que: "La prestación de caución será siempre
previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada".»

En cuanto a la posible subsanabilidad del defecto de ofrecer prestar caución, debe


señalarse que la ausencia absoluta de cualquiera de los requisitos esenciales, en el
momento de petición inicial, no puede ser subsanada.

Dicha conclusión se basa en el carácter excepcional de la vía cautelar, como forma


previa a un procedimiento judicial declarativo, en donde se vienen a restringir y a reducir
de forma significativa los plazos, las oportunidades probatorias y en caso extremo
incluso cabe su adopción inaudita parte.

Tales especialidades se justifican por la finalidad última de las medidas cautelares, que
es asegurar el resultado ulterior de un procedimiento declarativo que, por el necesario
transcurso temporal del procedimiento, pudiera convertir la decisión judicial en ineficaz.

Pero además de lo anterior, debe señalarse que el ofrecimiento de caución como


requisito esencial no subsanable se demuestra en la nueva regulación de la caución
sustitutoria de los artículos 746 y 747 de la LEC. Dicha caución sustitutoria, que puede
prestar el demandado cautelar para alzar las medidas adoptadas, tiene que estar en
inmediata relación con la ofrecida por el demandante, por lo que es necesario que el
demandado tenga un conocimiento exacto de la que se ofrece por la contraparte.

Así se deduce de la posibilidad de prestar caución sustitutoria en el acto de la vista, por


la remisión que se efectúa en el artículo 747.1 de la LEC al artículo 734 del mismo texto
legal. Por ello si carece de conocimiento absoluto de la caución ofrecida por el actor, no
podrá formular las alegaciones oportunas frente a la misma u ofrecer caución
sustitutoria, por lo que se le situaría en posición de indefensión.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20.ª, 4/2012, de 26 de diciembre,


donde se establece que:

«A este fin se hace necesario resaltar que, como tiene establecido también con
reiteración esta Sala, en Autos de fechas 23 de abril de 2007 y 27 de mayo de 2007,
entre otras, así como otras secciones de esta Audiencia Provincial, como la de la
Sección 10.ª, de 24 de octubre de 2002, que cita la propia parte apelante, las de 11 de
noviembre de 2005 y 22 de marzo de 2004, de la Sección 19.ª, así como la de 3 de
noviembre de 2006, de la Sección 11.ª, la justificación con la debida claridad y pre-
cisión de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para la adopción de la
medida, así como el ofrecimiento de caución con especificación de qué tipo o tipos se
ofrece y con justificación del importe que se propone por la parte solicitante de la medida
cautelar, constituyen un requisito esencial de la solicitud de medidas cautelares,
atendido lo dispuesto en los artículos 728.3 y 732, apartados 1 y 3, ambos de la LEC.
Ello es así porque la parte contraria podrá oponer todo aquello que tenga por
conveniente, tanto en orden a la procedencia de la medida solicitada como en cuanto al
tipo o tipos de caución que se ofrecen y el importe que se propone, y ello con la finalidad
de que el Tribunal de Instancia, oídas ambas partes, pueda resolver sobre la
procedencia de la medida, y en su caso fijar caución, atendidos la naturaleza y el
contenido de la pretensión que se actúa. Por tanto, no se trata de un mero requisito de
forma susceptible de sanación, sino de índole material, cuya ausencia no puede ser
subsanada, que debió haber dado lugar al rechazo de la pretensión, sin necesidad del
señalamiento de vista, pues, de otro modo, se estaría vulnerando el principio de
contradicción, ya que la otra parte no puede defenderse de la misma con la debida
eficacia en la vista para audiencia de las partes, y poco puede oponer frente a la
caución, que habría de ser necesariamente fijada para atender de manera rápida y
eficaz a los eventuales perjuicios que la medida cautelar pudiere causar en su
patrimonio.

22. ¿Concurren los requisitos exigidos para la sustitución de la medida cautelar?

Así, los requisitos que ha de guardar el solicitante son, del artículo 726, que la solicitud
de la medida cautelar se dirija exclusivamente “a hacer posible la efectividad de la tutela
judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no
pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del
proceso correspondiente”; y además que la medida cautelar, no sea “susceptible de
sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente,
pero menos gravosa o perjudicial para el demandado”.

La sustitución de la medida cautelar es la excepción, solo cuando mermo la única


actividad comercial principal de la empresa. AP Madrid Auto 330/2005 de 12 de mayo.
En este caso no procede.

298.3 3. También podrá el tribunal acordar, mediante providencia, en lugar de la medida


de aseguramiento, la aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría de
soportar la medida de prestar, en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2
del artículo 64, caución bastante para responder de la práctica de la prueba cuyo
aseguramiento se pretenda. -- La caución podrá otorgarse en dinero efectivo, mediante
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a
juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de
que se trate.

23. ¿Podría realizar alguna actuación procesal para verificar si el procedimiento


empleado por Oficinas Reunidas tiene las características del procedimiento
patentado? ¿Cuál?

Diligencias de Comprobación de Hechos: Arts. 123 – 126 de LNP. Se trata de averiguar


no son datos de una infracción que ya se conoce, se trata de averiguar por medio la
realidad misma de la infracción. Se solicita del tribunal que acuerde si es necesario un
registro del local de los supuestos infractores para que obtenga información sobre la
realidad de la infracción. Este informe se envía directamente al Tribunal, si hay infracción
se remite a la parte, si no el informe solicitado no es presentado a la parte, para no
violentar secretos empresariales. Parte que lo solicita debe aportar indicios de la
infracción (¿por qué existe infracción? ¿por qué pienso que estos sujetos son los
infractores? ¿por qué pienso que los ordenadores me mostraran dicha información?) No
existe ley que remita a esto en el área de Propiedad Intelectual - para Marcas, LCD y
Defensa de la Competencia si.

Inversión de la Carga de la Prueba: es una presunción. Se pueden atacar los elementos


que conforman la presunción. El que alega prueba, el demandante. Cuando hay una
inversión? Cuando todo apunta que usted es infractor, y tiene en sus manos el objeto
entonces se invierte la carga de la prueba porque si no acreditas que no lo haces es
porque probablemente eres un infractor. Ocasiona que si yo sustento las bases de la
presunción le cambio la carga de la prueba.

24. ¿Seria la grabación admisible como prueba en juicio?


La amplia fundamentación en defensa del motivo parte de la base de que las pruebas de
que fabricaba Ganisetrón se obtuvieron ilícitamente a través de un detective privado, SR.
Luis Carlos , que se presentó como representante de una sociedad para adquirir el
producto, visitando por ello las instalaciones de la recurrente, violando así el secreto
industrial que es la intimidad de la persona jurídica. También se basa en que no se
acudió para la comprobación de los hechos al procedimiento que establece la Ley de
Patentes (art. 129- 132 ).

El motivo se desestima porque el susodicho procedimiento, llamado en la Ley de


Patentes "Diligencias de comprobación de los hechos" no es el único y exclusivo del que
necesariamente ha de valerse el titular de la patente frente al que crea que lo lesione. La
Ley no establece en ningún precepto esos caracteres de exclusividad e imperatividad, lo
que sería obvio ante tamaña restricción al principio de la libertad de pruebas.

La visita del detective privado, ocultando su condición y alegando la condición de


representante de una sociedad que quiere comprar Ganisetrón, no se sabe bien qué
violación de secreto industrial ha producido, como no sea el de poner de relieve la
actividad ilícita por contraria a la patente de la actora que se realizaba en las
instalaciones. No ha provocado el Sr. Luis Carlos la actividad ilegal sino que ha
comprobado que se efectuaba. Por otra parte, el secreto industrial no protege una
hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, ha dicho autorizada doctrina, sino
que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y
comercial. El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser
equiparado al derecho fundamental a la intimidad.

… Aunque se diera por hecho lo que la sentencia recurrida niega, esto es, que hubiera
espionaje, no se cumpliría el requisito, por falta de demostración, que exige el art. 13.3
Ley de Competencia Desleal : que la violación haya sido efectuada con ánimo de
obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. Es obvio
que el procedimiento a que ha acudido la actora, hoy recurrida, para obtener la
información a través de él (actuación de un detective privado) de que la recurrente
producía Granisetrón, se enmarca dentro de la defensa de su patente de procedimiento
frente al que sin su licencia o autorización lo produce.

TS – Sala de lo Civil, Sección 1. Sentencia No. 129/2005 de 4 de marzo. RJ 2005/1775

No hay un fin que compense medios si obtienes prueba violando derechos


fundamentales. Precauciones? no grabar caras, si grabo las difumino.

Es licito, siempre y cuando no se viole derecho fundamental.

Cuando tengo dos derechos fundamentales en conflicto, se pondera. Sentencia Mundo


Televisión. – TC -

25. ¿Cuál seria el Tribunal competente para tramitar los procedimientos por
infracción de la Patente 833?

Art. 64. 3 CPE. Cualquier violación de una patente europea se juzgara de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación nacional.

Artículo 118 LNP. Competencia.


1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el
juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo
General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los
asuntos de patentes.
3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a
que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su
defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en
nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de
lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

- Acuerdo del Consejo solo confiere especialización en asuntos de patentes para:


Madrid, Barcelona y Valencia.

26. ¿Supone la reproducción por parte del Sr. Pérez una infracción de los
derechos de propiedad industrial de Pequeño Material?

Artículo 61 LNP. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.


1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:
a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la
invención patentada.

¿Cambiaria su respuesta si después de fabricar esta primera unidad, decide


fabricar cien unidades para venderlas en la reunión de exalumnos del colegio?

Art. 59. LNP. Fin comercial.

27. ¿Suponen los ensayos del equipo de I+D de Tintas Siglo XIX una infracción de
los derechos de Propiedad Industrial de Pequeño Material? No,

Artículo 61 LNP. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.


1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:
a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la
invención patentada.

¿Y en el caso de que se comercializase el producto una vez desarrollado? Si, fin


comercial.

¿Puede Escritura Siglo XXI comercializar su producto sin riesgos? El uso no es


anterior a la fecha de solicitud de patente, por lo tanto no cumple el requisito establecido
en el Art. 63 LNP para la comercialización sin riesgos.

¿Cambiaria su respuesta si el departamento de I+D de Escritura Siglo XXI hubiese


desarrollado dicho producto en enero de 2012, y hubiera preparado un primer
borrador de solicitud de patente que estuviese en proceso de revisión por su
agente de PI en la fecha de prioridad de EP833? Arriesgaría novedad.

AP Madrid y BCN: no es suficiente las diligencias realizadas con el agente para aplicar el
Limite del Preuso.

Sentencias: derechos de preuso. Preparativo serio y efectivo. Limite del Derecho de


Preuso

Derecho de Preuso protege a quien iba a explotar y un tercero a patentado.

Requisitos Derecho de Pre - uso:


- explotación o haber hecho preparativos serios y efectivos, antes de la solicitud de la
patente (requisito temporal).
- misma invención: coincidir con lo reivindicado en la patente.
- alcance territorial
- buena fe: de acuerdo Art. 433 del Código Civil.

Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.


1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con
anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España
lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y
efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma
en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos
y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa.
Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que
los vengan ejerciendo.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un
producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el
comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el
apartado anterior.

¿Y si además Escritura Siglo XXI fuese capaz de acreditar documentalmente que


se encontraba en disposición de comercializar el producto de manera inminente?

¿Qué es una invención laboral?

Es la realizada por el trabajador durante la vigencia de un contrato o relación laboral


fruto de la actividad investigadora del trabajador siempre que la misma constituya el
objeto del contrato laboral, es decir, siempre que el trabajador hubiera sido contratado
con ese fin. Las invenciones laborales pertenecen al empresario.

¿Quién tiene derecho a las invenciones laborales?

Como regla general, el derecho a una invención laboral realizada por un trabajador
contratado por una empresa para realizar una actividad inventiva pertenece, salvo pacto
en contrario, al empresario del que depende.

Sólo en el caso de que la aportación del trabajador a la invención y la importancia de la


misma para la empresa excedan de manera evidente a su contrato o relación de trabajo,
tendrá derecho a una remuneración suplementaria.

Si el trabajador no está contratado para investigar pero obtiene una invención


relacionada con su actividad profesional y gracias a los medios o los conocimientos
adquiridos en la empresa, el empresario puede decidir entre obtener la titularidad o
reservarse un derecho de utilización de la invención, debiendo en ambos casos
compensar económicamente al trabajador.

En la nueva Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, se mantiene la misma regulación.


28. ¿En su condición de jefe del equipo de investigación, el Sr. Agapito tiene
derecho a constar como inventor de la patente?

Dependiendo de la participación que ha tenido en la investigación y desarrollo.

Grado del Inventor.

29. ¿A quien pertenecen los derechos de propiedad industrial sobre la parte de la


invención desarrollada por el Sr. Pérez? Téngase en cuenta que fue contratado
como técnico de laboratorio básico. ¿Seria la misma su respuesta si hubiese sido
contratado como responsable de supervisión de la limpieza del laboratorio? ¿Y
como administrativo? Sólo en el caso de que la aportación del trabajador a la
invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente a
su contrato o relación de trabajo, tendrá derecho a una remuneración suplementaria. Si
el trabajador no está contratado para investigar pero obtiene una invención relacionada
con su actividad profesional y gracias a los medios o los conocimientos adquiridos en la
empresa, el empresario puede decidir entre obtener la titularidad o reservarse un
derecho de utilización de la invención, debiendo en ambos casos compensar
económicamente al trabajador.

Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.


1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la
vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean
fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto
de su contrato pertenecen al empresario.

Aunque mi contrato establezca esto, lo que vale es lo que me encuentro desempeñando


en el momento – a esto se refiere con la actividad implícita constituvia del objeto del
contrato.

30. ¿Tiene derecho el Sr. Martínez a percibir alguna remuneración especial? ¿Y el


Sr. Pérez?

Al Sr. Martínez no, porque corresponde la titularidad al empleador. En caso del Sr. Pérez
se ve igual, porque el objeto del contrato se ve modificado de manera implícito.

31. ¿A quien pertenecen los derechos sobre la invención? ¿Existen otros


derechos compensatorios o indemnizatorios?

Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.


1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una
invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención
hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o
la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir
la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el


empleado.
1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y
17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e
informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan.
Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en
que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo
la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.

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Caso Practico de Repaso: Vitreos Industriales.

1. ¿El procedimiento de Productos pretende utilizar para fabricar vidrio de alta


calidad queda comprendido en el ámbito de protección de la Patente EP 882?

Para esto debemos realizar el Test de Obviedad y verificar que es una Infracción por
Equivalente. ¿la variante modifica sustancialmente el funcionamiento de la invención?
No, se obtiene a través del mismo procedimiento se obtiene el mismo resultado. ¿la
variante es (era) obvia para un experto en la materia? Es obvia para un experto en la
materia porque esta información es accesible a través de la revista Science publicada en
el 2011. ¿la variante esta excluida del alcance de protección de la patente? No.
El conocimiento del Experto se verifica conforme: TS modifica fecha a la fecha de
prioridad de la patente, aunque el AP de BCN dice que es la fecha de concepción de la
patente.

Excepción a la Regla de Simultaneidad: Sentencia 2016 – Llaves de recambio.


Infracción indirecta por reproducción de los elementos esenciales, la teoría de la
simultaneidad puede ceder si se utiliza uno de los elementos muy característicos puede
ser indirecta infracción.

2. ¿Infringe Ventanas y Cerramientos la Patente EP 882? ¿Qué riesgos


indemnizatorios afrontaría si estuviera infringiendo?

Si, Infracción Directa.

Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.


1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos
por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder
de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido
por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si
hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se
entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular
de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su
infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

3. ¿Infringe Compuestos de Construcción la Patente EP 882?

Si, Infracción Indirecta. Si incita aunque tenga uso corriente, es infracción. ¿Cuándo un
producto es un producto de uso corriente? Cuando el producto tenga mas usos.
Sentencia Noviembre 2011 AP Madrid.

Es valido considerar que no había infracción si se entiende que el no esta incitando.

La infracción por fabricación es objetiva. En el caso de Infracción Indirecta, si ofrezco un


medio esencial para poner en marcha un procedimiento, lo que debo saber es que es
para ese procedimiento pero no importa si no se si el procedimiento es infractor, como
quiera infrinjo.

4. ¿Cómo debería proceder? ¿Puede adelantarse? ¿o debe esperar a ser


demandado?

No tiene que esperarse, si me quiero adelantar hago protective letter. (Escrito


Preventivo).

Teóricamente, se puede pedir nulidad antes de la publicación de la reivindicación. Pero


en la practica, esto no se ve.

¿Si Eufemiano solicita nulidad por reconvención, que puede hacer vítreos? Limitar el
alcance de la protección de la patente.

Una de las novedades de la LNP es que la ley establece o prevé un mecanismo de una
pericial judicial, a solicitud del propio juez. Pero limitado a aquellos supuestos donde hay
periciales contradictorias cuando el juez entiende que necesita mayor prueba. Art. 120.7
LNP.

5. ¿Puede estar tranquilo Eufemino? ¿Prosperara su reproche de nulidad?


No prosperará, porque ha vulnerando derecho fundamental de la Intimidad al obtener
esta prueba. Privacidad de las Comunicaciones.

Divulgación no se entiende que ha pasado porque en el caso se plantea que lo cuenta


en la confianza de que todo lo que se cuentan siempre queda entre ellos. Se entiende
que es confidencial.

Cuando tenemos información sensible es importante tener NDA en vez de asumir que
estamos en un entorno de confidencialidad.

Si prospera el reproche de nulidad, al presentar Eufiemiano esta carta debo oponerme a


esta prueba.

6. ¿Es viable? En su caso, ¿qué efectos tendría este procedimiento de oposición?

No se puede hacer la oposición porque han transcurrido los 9 meses para interponerla.
Si no hubieran pasado, no tendría efectos suspensivos la interposición de la oposición.

7. ¿Qué acciones podrían interponerse contra Productos, Compuestos de


Construcción y Ventanas y Cerramientos?

Artículo 71. Acciones civiles.


1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:
a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no
se han producido. – Productos
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. -
c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de
los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del
procedimiento patentado.
d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo
dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor
de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente
deberá compensar a la otra parte por el exceso.
e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la
patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud
de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para
impedir la infracción de la patente.
f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente,
ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa
del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor,
salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán
también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios
recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.

¿Cuándo acredito el daño? En el procedimiento ordinario. Por lo tanto conviene tener


cuantificado y determinado el daño en la demanda, aunque pueda diferir a procedimiento
ulterior.

8. ¿Tiene Vitreos alguna posibilidad de evitar ese escenario?


Medida Cautelar. Artículo 128. Posibles medidas cautelares.
1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que
aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y
en especial las siguientes:
a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su
prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos
actos.
b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del
titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la
realización del procedimiento patentado.

Inaudita Parte: Requisitos: 1) que no da tiempo (urgencia); 2) si los actos de


comunicación al demandado puede poner en riesgo la puesta en marcha de la medida.

¿Qué otro tipo de cautelar podemos solicitar? Cautelar previa a la demanda porque no
nos da tiempo a preparar el escrito.

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