A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

EXP. Nº : 645895-2015 ABSUELVE DENUNCIA DE MICHAEL KORS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI VICKY IMPORT EIRL, con R.U.C. Nº 20492560864, debidamente representada por CELIDE VICTORIA VELASQUEZ CARRASCO, identificado con D.N.I. Nº 10657237, señalando domicilio procesal para los efectos en Jr. TARATA N° 257 Cercado de Lima, LIMA; a Ud. dice: I.- Petitorio: Que, dentro del plazo y con las formalidades de ley, absuelvo el traslado de la denuncia interpuesta por MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH, de fecha 30 de DICIEMBRE 2015, notificada el 13 de ENERO de 2016, sobre presunta infracción de derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos sobre la marca MK MICHAEL KORS y logotipo, alegando una supuesta confusión de las marcas de los productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional; solicitando se declare infundada la denuncia por existir notorias diferencias entre MK y MX/WX en atención a los siguientes fundamentos: II.- De Hecho: 1.- DE LA IMPORTACION LEGAL DE LAS MERCANCIAS.- Señores de la Comisión, debemos señalar que las mercancías Contenidas en la DUA Nº 118-2015-10-484350, consistentes en carteras de mano y billeteras con los diseños MX/WX, fueron adquiridos de la empresa MARCO XENIA, S.A. constituida en Panamá, según constancia que se adjunta. Asimismo dejamos constancia que dicha empresa ha registrado la marca MX/WX , tanto ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria de la República de Panamá, mediante solicitud de fecha 14 de junio de 2014, y como en la República de China, el 09 de mayo de 2014, según copia de los registros que se adjuntan para mejor resolver. Con lo cual acredito que he actuado de buena fe siempre con la seguridad de que se estaba adquiriendo de su fabricante con derecho inscrito en la República de Panamá y China (según registro adjunto) y distribuido a nivel mundial sin impedimento alguno. En consecuencia, no es cierto que las mercancías sean ilegales o que buscan ilegítimamente explotar la reputación o marca de la denunciante. 2.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE CUNFUSION.- Señores Miembros de la Comisión, en el presente caso debe tenerse presente que las marcas MK y MX/WX , no son similares. En efecto, NO existe riego de confusión en el público consumidor de las mercancías, ni riesgo de asociación empresarial o enriquecimiento indebido por similitud en los signos, como señala en sus fundamentos la denunciante; existiendo diferencias que la distinguen: Existen gran diferencias entre los signos que a continuación se comparan, concluyéndose que la grafía, los elementos figurativos y cromáticos que permiten diferenciar plenamente conceptual, lo que impediría cualquier posibilidad de confusión: A NIVEL GRAFICO: SIGNO DE LA DENUNCIANTE SIGNO DE LA IMPORTADORA MK MICHAEL KORS MARCO XENIA, SA Como podrá apreciarse, a nivel gráfico el logotipo de “MK” difiere del signo MX/WX, LO QUE A SIMPLE VISTA RESTA TODA POSIBILIDAD DE CONFUSION. A NIVEL FONETICO: MARCA DENUNCIANTE MARCA IMPORTADA MK MX WX Asimismo, a nivel denominativo, “MK” simple vista difiere de la marca importada “MX/WX”, teniendo en común la silaba “M”. RESPECTO DEL TERMINO COMUN “M” Ambos signos comparten la silaba “M”. Siendo que debe analizarse su semejanza o características que el público consumidor pueda recordar y las diferencias solo tendrán influencia en la impresión en conjunto, siguiéndose los criterios jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los procesos Nº 147-IP-2005 y 156-IP-2005. En tal sentido, tanto la doctrina como la legislación marcaria, señala que al momento de evaluar dos signos en conflicto deben ser analizados en su conjunto y de acuerdo al grado de percepción del consumidor medio, pues existen una gran cantidad de factores que deberían ser considerados. 3.- EXISTENCIA DE OTRAS DENOMINACIONES QUE CONTIENEN “MX” O “MA”.- En efecto, la denunciante omite pronunciarse que existen previamente registradas ante INDECOPI, marcas que contienen la silaba común “M”, en la clase 18 de la Clasificación Internacional, que pertenecen a titulares distintos: como son: M Registro Exp. Nº 0145263-1988/OSD M MIRAY Registro Exp. 0172058-2003/OSD M MIURA Registro Exp. 0353509-2008/OSD MX MARIE XANTE Registro Exp. 0600571-2014/OSD MX MARCO XENIA (en tramite) Exp. 0621740-2015/0SD Acreditando que coexisten en el mercado con los signos registrados a su favor como el de la denunciante, sin que exista entre ellas “riesgo de confusión directa o indirecta”. Con la misma razón puede coexistir con la marca “MK” con la marca importada MX/ WX , de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia Andino y por la basta jurisprudencia en derecho marcario emitida por INDECOPI, por lo tanto, quedaría acreditada de esta forma la improcedencia de la denuncia presentada. 4.- JURISPRUDENCIA APLICABLE.- La tendencia actual del Tribunal es establecer que tratándose de dos signos comprendidos gráficamente entre si, solo excepcionalmente se podría determinar posibilidad de confusión entre los mismos cuando uno de los signos no haya perdido su individualidad en el otro que lo comprende. Así se señala que la confusión sólo podría explicarse si los consumidores al ver el nuevo signo en el mercado, apreciarían o advertirían en él, la presencia de una marca registrada. Obviamente este supuesto no se podría presentar en el presente caso, en el cual las grandes diferencias entre los signos en cuestión señaladas en los numerales 2 y 3 desestiman cualquier posibilidad de confusión entre los mismos, los cuales son totalmente distintos entre si, y no existe razón alguna para vincular a uno con el otro. Consideramos importante destacar el criterio jurisprudencial establecido por la autoridad marcaria en resoluciones que resolvieron con exacto criterio en casos análogos (sobre confusión de signos distintivos) al presente que pueden coexistir perfectamente en el registro de signos en aparente conflicto, respecto a los cuales se advierte que una marca posee ciertos elementos comunes respecto a otras ya registradas, cuando existe entre ellas diferencias suficientes que las hacen distintas la una de la otra Al respecto la autoridad marcaria de nuestro país ha sentado como principio jurisprudencial que un signo solicitado puede incluir íntegramente en su estructura a otro signo registrado, si el primero va adicionalmente acompañado de otras partículas que en el conjunto determinen la formación de un nuevo signo con características gráficas y fonéticas propias, que determinen la inconfundibilidad de los términos sub litis, concluyéndose que al apreciarse los signos en aparente conflicto en su conjunto, sin desmembrar su unidad gráfica y fonética, si presentan elementos y caracteres propios tanto en su escritura como en su pronunciación, que permiten distinguirlo suficientemente entre si, resulta totalmente posible su coexistencia registral y su concurrencia en el mercado, desestimándose cualquier riesgo de confusión. Sólo a modo de ejemplo, citamos las siguientes resoluciones Resolución Nº 141382005/OSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 225516, sobre registro de marca ATEPLAX seguido con oposición del titular de la marca PLAX, la cual considerando “En el caso concreto, aun cuando la denominación PLAX de la marca registrada se encuentre incluida en el signo solicitado ATEPLAX, éste no puede ser desmembrado, ya que será apreciado por los consumidores en su conjunto. Realizado el examen comparativo entre e signo solicitado ATEPLAX y la mara registrada PLAX, se advierte desde el punto de vista fonético que éstas difieren en su contenido de vocales A-E-A/A , lo cual resulta importante a efectos de determinar la impresión fonética de los signos. Así, las primeras silabas del signo solicitado están compuestas por las vocales A y E, las que unidas a la consonante T ubicada al inicio de su segunda silaba, originan que dicho signo presente un sonido más prolongado. En efecto, la marca registrada está compuesta por un solo golpe de voz, a diferencia del signo solicitado que presente tres golpes de voz, dada la inclusión de sus silabas finales ATE lo cual resulta determinante para que los signos presenten una pronunciación e impresión sonora distintas. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos presentan una extensión distinta, ya que difieren en el número de letras que los conforman. Cabe precisar que si bien la marca registrada se encuentra incluida al final de la conformación del signo solicitado, dichos signos difieren en sus silabas iniciales, todo o cual determina impresiones visuales distintas. En efecto, la presencia de letras adicionales al inicio del signo solicitado, resulta determinante para que la denominación PLAX haya perdido individualidad en su formación, y para que los signos en cuestión presenten escrituras diferentes.”; resolvió conceder el registro solicitado. Resolución Nº 11986-2004/OSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 201941, sobre registro de la marca ALTUSAN en clase 05, seguido con oposición del titular de la marca ALTUS registrada en la clase 05, considerando “Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes se efectuó el examen comparativo entre el signo solicitado ALTUSAN y la marca registrada ALTUS, del cual se ha determinado que no son semejantes gráfica ni fonéticamente, al grado de inducir al público a confusión. En efecto, si bien la marca registrada ALTUS, se encuentra incluida dentro del signo solicitado ALTUSAN, la inclusión de las letras A y N en éste último signo, determina la distinta impresión gráfica y fonética de dichos signos. En el aspecto conceptual, los signos confrontados al estar conformados por términos de fantasía, no evocan en el consumidor al algún concepto que pueda resultar parecido Adicionalmente, la Oficina no puede desconocer que la empresa solicitante ya es titular de la marca ALTUZAN (certificado Nº 96479), la misma que resulta cuasi idéntica gráfica y fonéticamente con el signo solicitado ALTUSAN, para distinguir los mismos productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional.”; resolvió conceder el registro solicitado. Resolución Nº 4770-98, recaída en el Expediente Nº 51759, sobre registro de la marca JUST ME y diseño, seguido con oposición del titular de la marca JUST y logo, el cual considerando: “Teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes se procedió a realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada del observante, de lo que se concluye que siendo de mayor magnitud las diferencias entre ellos antes que las semejanzas, no son similares al grado de producir confusión directa o inducir a error al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, ya que ambos signos presentan características especiales en grado suficiente para posibilitar su pacifica concurrencia en el mercado. Dichas diferencias están dada por su disímil conformación gramatical producto del hecho de presentar distinta cantidad de términos, silabas y letras, además de ostentar aspectos figurativos característicos y relevantes, y diferente sonoridad, todo lo cual redunda en aspectos visuales suficientemente peculiares y pronunciaciones características que en modo alguno implican posibilidad de confusión o error. Si bien ambos signos comparten la expresión JUST, dicho término es usado por otros titulares en la conformación de sus marcas registradas en la misma clase 03 de la Clasificación Internacional, tal como consta del informe de anterioridades, por lo que la empresa observante no puede irrogarse un derecho irrestricto sobre la expresión en mención, no siendo suficiente dicha coincidencia para determinar el riesgo de confusión entre dos signos. Es así que si atendemos a los elementos adicionales tanto denominativos como figurativos que en grado relevante conforman los signos confrontados, podemos determinar que vistos sucesivamente y en conjunto, ambos signos tienen las características necesarias y ostentan la fuerza suficiente para que sea posible su fácil diferenciación tanto a nivel gráfico como fonético y conceptual por parte del público consumidor de dichos productos y por ende sea viable su coexistencia pacífica en el mercado sin generar un perjuicio al interés general de los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de la empresa observante. Por todo ello se ha podido concluir que es posible acceder al registro solicitado.”; resolvió conceder el registro solicitado. El citado criterio jurisprudencial debe ser aplicado en el presente procedimiento, en el cual se cumplen también todos los supuestos legales y fácticos, contenidos en las resoluciones antes citadas. Si en los procedimientos antes citados, la autoridad marcaria de nuestro país estimó, luego de efectuar una profunda apreciación de los signos en supuesto conflicto, que podrían coexistir pacíficamente en la misma clase marcaria los signos antes citados, consideramos que en base al registro otorgado NO EXISTE RIESGO DE CONFUSION entre la marca denunciante MK y la mercancía importada con la marca MX/WX por posible confusión entre dos signos. Asimismo, es del caso resaltar Señores Miembros de la Comisión que el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en el PROCESO 30-IP-2011, ha dejado estableció que con respecto a los signos conformados por palabras de uso común : “La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.” Finalmente, invocamos tener presente las conclusiones sobre el riesgo de confusión analizada entre FORTE y PORTE, en el Expediente Nª 557390-2013/OSD, que finalmente dejó establecido mediante Resolución 0844-2015/TPI-INDECOPPI: “(…) no obstante que tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos similares; dadas las diferencias fonéticas y gráficas y el hecho de que la denominación FORTE se encuentre presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de la solicitante para distinguir productos de la clase 6 de la Nomenclatura Oficial, se concluye que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de los signos bajo análisis sin riesgo de inducir a confusión al público usuario” 5.- Devolución de mercancías comisadas.- En el presente caso resulta procedente la devolución de las mercancías decomisadas según acta de fecha 13 de enero de 2016 y dejarse sin efecto las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, de: - Cese de uso de la marca “MX” en la clase 18 de la Clasificación Internacional; - la INCAUTACION de todos los productos que se encuentren en los puntos de almacenamiento y comercialización de los productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional, distinguidos con el signo “MX”. III.- Fundamentos de Derecho: Ampara la absolución de la denuncia en lo dispuesto en el Art. 102 D.L. N° 1075; en la Decisión 486: Artículo 154-  El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155-  El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: IV.- Medios Probatorios.- Ofrece: 1.- Copia del Certificado de Registro de la Marca MX, en Panamá 2.- Copia del Certificado de Registro de la Marca MX/WX en China 3.- Autorización del proveedor Marco Xenia, S.A. 4.- Copia de la búsqueda de registro de M Registro Exp. Nº 0145263-1988/OSD, M MIRAY Registro Exp. 0172058-2003/OSD, M MIURA Registro Exp. 0353509-2008/OSD, MX MARIE XANTE Registro Exp. 0600571-2014/OSD. V.- Anexos.- 1-A Vigencia de Poder 1-B Copia DNI del representante 1-C Copia del Certificado de Registro de la Marca MX, en Panamá 1-D Copia del Certificado de Registro de la Marca MX/WX en China 1-E Autorización del proveedor Marco Xenia, S.A. 1-F Copia de la búsqueda de registro POR TANTO: A Uds. Señores Miembros de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, se solicita tener presente lo expuesto y declarar infundada la denuncia. Lima, 15 de Enero de 2016. 12