Financiación a través de propiedad intelectual en Colombia: Un análisis

jurídico de su viabilidad. Juan Sebastián González Restrepo

Garantías Mobiliarias y propiedad intelectual.

La ley 1676 de 2013 regula las garantías que pueden constituirse sobre bienes
muebles. En el marco de esta normativa, el legislador identificó expresamente
la posibilidad de constituir garantías sobre P.I. En relación con lo anterior, el
artículo 6 de la LGM, indica que el garante podrá constituir garantías
mobiliarias sobre derechos patrimoniales derivados de la P.I. En tal sentido,
existe una autorización legal expresa, frente a la posibilidad de utilizar los
derechos patrimoniales de marcas, patentes, derechos de autor, diseños
industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, entre otros, como
garantía de obligaciones.

Pero la ley va mucho más allá pues define qué se considera derecho de P.I. en
su artículo 8. En la mencionada norma, lista los derechos de P.I., las normas
que los regulan y enuncia de manera no taxativa algunos derechos
patrimoniales
derivados de P.I. como las licencias y las sublicencias.

Frente a este último punto, la norma consagra que “las garantías mobiliarias
sobre los derechos patrimoniales derivados de la P.I. incluyen las licencias y
sublicencias otorgadas sobre los mismos.” Ahora bien, esta norma si bien
resulta útil para fundamentar la viabilidad legal de la constitución de garantías
sobre activos de P.I., posee algunas imprecisiones y omisiones que podrían
generar discusiones en relación con su aplicación a algunos activos intangibles
y la forma de constituir estos tipos de garantías, las cuales se explican a
continuación.

En primer lugar, la norma no menciona la Decisión 351 de 1993, la cual

regula los aspectos relativos al derecho de autor y los derechos conexos, lo
cual podría
generar discusiones frente a si solo es objeto de garantía mobiliaria lo
normado en la ley 23 de 1982. Tal discusión debería superarse fácilmente, a
través de los
siguientes argumentos.
De un lado, la ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de 1993 no guardan
diferencias
estructurales por lo que, en la práctica, no tendría mucho sentido discutir
alrededor de la aplicación de la Decisión 351 de 1993. De otro lado, los
principios generales del derecho comunitario dejan claro tanto la aplicación
directa de las normas andinas (principio de aplicación directa 1) y la
preeminencia del ordenamiento jurídico andino a las normas de derecho
nacional (supranacionalidad del derecho andino2), permiten concluir que la
Decisión 351 de 1993 hace parte del derecho nacional y que tiene una
jerarquía superior a las normas de derecho interno.

De igual manera, la LGM no hace mención de los derechos de los obtentores

de
variedades vegetales, los cuales están regulados en la Decisión 345 de 1993 y
les son aplicables las normas de P.I. (Artículo. 14 decreto 553 de 1994 del
Ministerio de Agricultura), en la medida, en que son bienes producto del
ingenio. Así pues, esta omisión podría generar que las autoridades indiquen
que no es posible constituir garantías sobre este tipo de bienes o sus derechos
patrimoniales derivados.

Sin embargo, tal interpretación resultaría en extremo exegética, pues los

derechos derivados de la obtención de una variedad vegetal son producto de la
creatividad, intelecto e ingenio y les son aplicables múltiples normas que
protegen la P.I. De esta manera, al utilizar una interpretación analógica, es
posible afirmar que, si un bien surge, se protege y le aplican disposiciones de
P.I., debe ser considerado como P.I., pues la consecuencia jurídica debe ser
igual cuando se tienen idénticas características. Concluir algo distinto,
1
En conclusión, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, cualquiera que sea su forma
(Tratados, Protocolos, Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en
todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que
significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los órganos del Acuerdo
y los particulares. (Santos. 2011. Pág.11)
2
“El artículo 5 del Tratado que crea este Tribunal obliga a los Países Miembros a adoptar normas o medidas
de cualquier naturaleza para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena
y abstenerse de aplicar o aprobar cualquier medida o norma de derecho interno que esté en contradicción
con el derecho andino, porque éste prevalece sobre el interno en razón de los principios de aplicabilidad
directa y primacía que le son inherentes. En consecuencia, cuando algún precepto de la legislación interna
contradiga al ordenamiento jurídico de la integración, los Países Miembros deberán aplicar la norma andina
de modo preferente.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 de octubre de 1989. Proceso No. 5-
IP-89.)
implicaría asumir un trato diferenciado frente a este tipo de bienes
inmateriales, el cual no es realizado por la legislación.

Finalmente, la problemática principal de la redacción de la norma es que

manifiesta que las garantías se constituyen sobre los derechos patrimoniales
derivados de la P.I. Tal redacción, daría pie a que se interprete que solo se
pueden constituir garantías que tengan como subyacente, derechos de
explotación económica de la P.I. Esta interpretación implicaría desconocer
que el bien en sí mismo puede garantizar una obligación. Aceptar tal
interpretación de la norma es equivalente a considerar que un automóvil no
puede ser garantía de un crédito, sino que la garantía serían los flujos de
ingresos que genere el automóvil.

Lo anterior, no puede aceptarse puesto que el derecho patrimonial por

excelencia es el derecho real de dominio contenido en los artículos 669 y 670
del Código Civil. Al respecto, la propiedad sobre un bien faculta a su titular a
gozar, usar y disponer del mismo, por lo que resulta razonable señalar que la
facultad de disponer sobre un bien es un derecho patrimonial, pues la tradición
de la cosa usualmente viene aparejada de una contraprestación económica.

Adicionalmente, la mayor contraprestación que puede adquirir el propietario

de un bien es a través de su venta, pues la transferencia de dominio
usualmente
incorpora todos los derechos económicos que pueden surgir de la explotación
de este. En tal sentido, si se transfiere una patente o una canción también se
transfiere la facultad de licenciarla y obtener ingresos por la explotación del
activo.

Aunado a lo anterior, las normas reglamentarias de LGM demuestran que la

garantía se constituye sobre el activo. Al respecto, el artículo 2.2.2.4.1.34 del
Decreto 1835 de 2015 del Ministerio de Comercio se titula “Registro de
garantías mobiliarias sobre bienes de P.I. y sobre los derechos patrimoniales
derivados de los mismos.”, por lo que claramente faculta al registro de
garantías mobiliarias sobre el activo. A su vez, el numeral 1.2.1.6.2.1. del
Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
(en adelante SIC) termina de clarificar la posibilidad de constituir la garantía
sobre el activo.
La norma antes mencionada hace referencia a los bienes de propiedad
industrial o los derechos de propiedad industrial, sin hacer limitación alguna a
que la inscripción o constitución de la garantía deba efectuarse sobre los
derechos patrimoniales derivados del bien propiedad industrial. Así pues, la
garantía se inscribe sobre el derecho de propiedad del activo intangible y no
solo sobre los derechos patrimoniales derivados.

En virtud de lo anterior, considero que el derecho de dominio sobre un activo

de P.I. puede ser dado en garantía, por las siguientes razones. Primero, es el
derecho con mayor contenido patrimonial, pues la transferencia de la
propiedad sobre esta clase de activos genera a su vez la transferencia de los
derechos patrimoniales derivados del mismo. Segundo, las normas
reglamentarias de la LGM en relación con la constitución de garantías, no
limita a que las mismas solo operen frente a los derechos patrimoniales de P.I.
Finalmente, la distinción hecha en la ley puede estar fundada en la existencia
de derechos morales y patrimoniales de autor, por lo que el legislador
convirtió la excepción en regla general dejando abierta una posibilidad de
interpretación equivocada, que ha sido corregida a través de normas
reglamentarias.

Una vez clarificada la posibilidad de constituir garantías mobiliarias sobre

activos de P.I. y los defectos que tiene la norma, paso a explicar cómo
funciona el proceso de constitución, la operación y la liquidación de ésta.

Constitución.
Para que los derechos de P.I. garanticen una obligación, es necesario que se
celebre un contrato entre acreedor y deudor en el cual se identifiquen las
partes, el monto máximo cubierto por la garantía, la descripción del activo de
P.I., así como las obligaciones a garantizar. Lo anterior, de conformidad con
los artículos 9 y 14 de la LGM.

No obstante lo anterior, la garantía debe perfeccionarse a través del registro de

esta en un registro especial que llevan las autoridades respectivas, SIC,
Dirección 20 Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA) e Instituto
Colombiano Agropecuario (en adelante ICA) de acuerdo con el numeral
2.2.2.4.1.34 del Decreto 1835 de 2015. La función de este registro es dotar de
publicidad el acto constitutivo de la garantía para evitar que terceros de buena
fe, no conozcan de la existencia de gravámenes sobre el bien. Para poder
inscribir la garantía mobiliaria en necesario contar con la anuencia del deudor,
debido a la obligación contenida en el artículo 40 de la LGM. Cumplidos estos
actos, el activo de P.I. podría garantizar una obligación.

De otro lado, el artículo 3 de la LGM exige que los bienes que se den en
garantía deben ser susceptibles de valoración, lo que impone un requisito que
legitima el uso de estos activos como colaterales de operaciones de crédito
otorgadas por entidades financieras. Es importante resaltar que los sistemas de
administración de riesgo del crédito instan a las entidades financieras a tomar
medidas que les permitan conjurar el riesgo de impago de las obligaciones de
las cuales son acreedoras entre las cuales se encuentra la obligación de valorar
las garantías de una operación de crédito. En línea con lo anterior, el artículo
1.3.1.4 del capítulo 2 de la Circular Básica Contable y Financiera (en adelante
CBCF) índica que como parte de las políticas de riesgo de crédito se deben
fijar condiciones en relación con la exigencia, aceptación y valuación de las
garantías de operaciones de crédito.

En tal sentido, la existencia de una norma en materia de garantías mobiliarias

que exija la posibilidad de valoración de los activos que garantizan una
obligación guarda armonía con las exigencias que se les hace a las entidades
financieras en cuanto a la implementación de políticas de administración del
riesgo de crédito. Así pues, los activos intangibles que puedan ser valorados
cumplirían con los requisitos para ser considerados como garantía mobiliaria e
incluso facilitarían su aceptación como garantía de operaciones de
financiación en las cuales intervenga una entidad financiera. En el capítulo III,
se explicará en mayor detalle la viabilidad 21 de valorar activos intangibles,
sin embargo, desde ya se anota que existen métodos técnicos y objetivos para
determinar el valor de los intangibles.

Profundizando aún más en la viabilidad de constituir este tipo de garantías,

vale la pena anotar que en la legislación financiera colombiana existe el
concepto de garantía admisible, el cual solo se exige en operaciones activas de
crédito de entidades financieras que superen niveles de endeudamiento que
puedan ponerlas en riesgo. Este tipo de garantías son mucho más rigurosas
que las garantías normales, pues se le exigen una serie de características
especiales que permitan otorgarle cierta protección a la entidad financiera en
relación con la exposición que asume en ciertas operaciones que superan los
cupos individuales de endeudamiento. En mi opinión, incluso en este examen
estricto, la P.I. podría cumplir las características de una garantía admisible.

Frente al punto anterior, el artículo 2.1.2.1.3 del D.U. indica que las garantías
admisibles deben cumplir con las siguientes características: 1) que la garantía
tenga un valor definido con criterios técnicos y que cubra el valor de la
obligación, 2) que ofrezca un respaldo jurídico eficaz, al otorgar preferencia o
mejor derecho a pagar la obligación.

La garantía mobiliaria basada en P.I. cumple con estos requisitos, pues puede
ser valorada a través de medios técnicos y objetivos. Frente a este punto, es
preciso anotar, que existen metodologías internacionalmente aceptadas para
valorar estos activos, las cuales se han utilizado en múltiples países al
momento de estructuras operaciones cuyo subyacente es la P.I.
Adicionalmente, la P.I. tiene la capacidad de cubrir el valor de una obligación,
pues al poder determinarse su precio es fácilmente identificable su capacidad
para cubrir el valor de la obligación. Finalmente, otorga un mejor derecho
pues la inscripción de la garantía sobre un activo de P.I. le otorga al acreedor
garantizado ventajas en cuanto a la ejecución de esta y a la prelación de su
obligación debido a la existencia de un registro 22 público. Aunado a lo
anterior, el literal j del artículo 2.1.2.1.4 de la norma antes citada clasifica las
garantías mobiliarias como una tipología de garantías admisibles.

En síntesis, es posible constituir garantías mobiliarias sobre activos de P.I., en

la medida en que existe una regulación expresa en la materia, así como un
procedimiento para garantizar que el trámite se realice. De igual forma, las
garantías de este tipo son susceptibles de cumplir con los estándares más
rigurosos que exige la legislación financiera en materia de garantías
admisibles.

Operación.
Durante la vigencia de la obligación garantizada, el registro sobre el activo
intangible debe permanecer inscrito, por lo que el contrato de garantía debe
incorporar una duración acorde con la duración de la obligación. Ahora bien,
las normas de garantías mobiliarias exigen que cuando el deudor sea quien
tiene la posesión sobre el bien que garantiza la acreencia, posee ciertas
obligaciones contenidas en el artículo 18 de la LGM. En particular los
numerales 2, 4 y 5 de la anterior norma consagran la obligación de cuidar del
bien dado en garantía, así como asumir el riesgo de destrucción del bien y los
gastos e impuestos generados por el bien en garantía. A continuación, planteo
las principales obligaciones especiales que debería asumir el deudor en la
vigencia de la garantía, las cuales son propias de los activos de P.I.

La mayoría de los activos de P.I. (excepto los derechos de autor), surgen con
la concesión del registro del derecho por parte de una autoridad estatal, la cual
los otorga a través de un acto administrativo. Teniendo en cuenta lo anterior,
existe el riesgo de que el derecho sea cuestionado en Nulidad ante el Consejo
de Estado, por lo que el deudor garantizado deberá asumir la defensa judicial
del derecho de P.I. Adicionalmente, dependiendo el tipo de derecho de
propiedad industrial se 23 deberán pagar anualidades para mantener vigente
una patente o renovaciones cada diez años para evitar la caducidad del registro
de las marcas.

De igual manera, el deudor titular de activos de propiedad industrial debe

encargarse de la presentación de oposiciones en contra de signos distintivos
similares, así como oposiciones en contra de solicitudes de patentes que
consideren que pueden afectar el derecho sobre la invención que garantiza la
operación de financiación. De igual manera, el deudor deberá adelantar las
acciones tendientes a impedir la infracción de los derechos de P.I. que
garanticen la obligación. Lo anterior, en la medida en que la exclusividad en
cuanto al uso del activo y la posibilidad de impedir o autorizar a terceros el
goce del mismo, es la que dota de valor al intangible. Así pues, si el deudor
(titular de estos bienes) no emprende estas acciones, es probable que los
activos que garantizan la obligación P.I. puedan perder o disminuir su valor.

Una obligación adicional frente a las marcas consistiría en defender la marca

de acciones de cancelación por no uso, notoriedad o vulgarización. Pues no
ejercer la defensa en estos casos podría devenir en la caducidad del derecho, lo
que equivaldría a la pérdida o destrucción del intangible, hecho que no podría
permitirse de cara a las obligaciones enunciadas en la LGM.
Como se puede ver, el deudor de la obligación garantizada con activos de P.I.
tiene una serie de obligaciones de cara al mantenimiento y protección del
intangible durante la vigencia de la obligación. Tales responsabilidades son
equiparables a las que debería asumir el propietario de vehículo que garantiza
una deuda con una garantía mobiliaria sobre el mismo.

En síntesis, las notas particulares en cuanto a la operación de las garantías

mobiliarias sobre activos de P.I. pueden resumirse en una defensa del bien
contra el riesgo de nulidad, la asunción de los gastos derivados del
mantenimiento de los 24 activos, así como el emprendimiento de las acciones
legales de defensa de los derechos y las medidas que garanticen la protección
de la exclusividad que da valor a estos bienes.

Liquidación.
Este punto es de trascendental importancia, en la medida en que es el que
brinda seguridad al acreedor en relación con la preferencia en la ejecución de
la garantía en caso de un impago o le garantiza al deudor titular de los activos
intangibles los mecanismos para levantar el gravamen una vez se satisfaga la
obligación.

En un escenario normal, una vez se pague la obligación garantizada, junto con

sus intereses, el gravamen sobre el activo intangible debería desaparecer a
través de la cancelación del registro de la garantía mobiliaria ante la autoridad
competente. Lo anterior, se fundamenta en las obligaciones a cargo del
acreedor garantizado contenidas el artículo 19 de la LGM, en específico el
literal d) del numeral 5. Ahora bien, en los casos de impago resulta necesario
hacer las siguientes precisiones en relación con las reglas de prelación, los
mecanismos y reglas de ejecución.

El artículo 49 de la LGM, contiene reglas precisas que le permiten al acreedor

tener certeza frente a la protección del interés garantizado y la prelación sobre
a otros acreedores que pretendan perseguir el intangible. Frente a este punto,
es importante señalar las siguientes reglas que se desprenden del artículo en
mención:
(i) La garantía inscrita tiene prelación sobre la no inscrita.
(ii) En relación con garantías inscritas, el orden de inscripción determina
la prelación.
 (iii) En relación con garantías no inscritas, la fecha de celebración del
contrato de garantía determina la prelación de estas.

Como se puede apreciar, la Ley incentiva el registro como mecanismo para

facilitar la oponibilidad, la cual a la postre se convierte en un mecanismo
trascendental para evaluar la prelación. En esta línea, la LGM beneficia la
garantía inscrita sobre la no inscrita, así como aplica el principio de derecho
romano, “primero en el tiempo, primero en el derecho”, cuando deba decidirse
en casos de múltiples garantías debidamente inscritas. La única excepción a la
aplicación de las mencionadas reglas es la existencia de una garantía
prioritaria de adquisición, la cual deberá preferirse incluso si es posterior a
garantías previamente registradas.

Lo anterior, genera una obligación a los administradores del registro de

garantías mobiliarias frente a activos de P.I., puesto que son estas entidades
las llamadas a verificar si es posible o no inscribir una segunda garantía sobre
este bien, de cara a las manifestaciones efectuadas en el contrato de garantía.

En segundo lugar, los mecanismos de ejecución de las garantías mobiliarias

son plenamente aplicables a los activos intangibles, por lo que las
disposiciones de los artículos 57 y subsiguientes de la LGM, deben ser
empleadas para ejecutar la garantía. No obstante lo anterior, resaltaré los
aspectos que considero más relevantes de esta normativa.

De un lado, la posibilidad de pactar un mecanismo especial de ejecución es

una facultad que le permite a los acreedores tener certeza de los pasos a seguir
para obtener el pago de su acreencia. Tal situación, es una ventaja que evita
acudir a la jurisdicción y efectuar el procedimiento ante las Cámaras de
Comercio, caracterizado por la agilidad.

De otro lado, la posibilidad de ejecutar el pago directo, contenida en el

artículo 60 de la LGM, genera algunas inquietudes frente a la aplicación de
esta figura en materia de P.I. Lo anterior, en la medida en que la transferencia
de derechos de propiedad industrial usualmente se materializa con la
inscripción del traspaso, el cual debe constar en un documento suscrito por
cedente y cesionario (Artículo 1.2.1.6.1 del Título X de la Circular Única de la
SIC. En tal sentido, si bien el deudor pudo haber consentido en el pago directo
de la acreencia, la materialización de la transferencia no podría efectuarse si el
deudor no consiente en la firma de un documento de traspaso.

Para solucionar el mencionado obstáculo, el parágrafo 2 del artículo 60 de la

LGM, permite acudir a la jurisdicción para que el operador judicial ordene la
aprehensión y entrega del bien. Antes de enarbolar la anterior solicitud
judicial, el Decreto 1835 de 2015 plantea unos pasos previos como la
radicación del formulario de ejecución de la garantía, así como la notificación
del deudor en relación con esta circunstancia y la posibilidad de entregar el
bien voluntariamente.

En caso de que la entrega voluntaria no se adelante, el mecanismo para

materializar la transferencia de propiedad de un intangible que garantice una
obligación sería necesario obtener la sentencia judicial que ordene la
transferencia de propiedad y la presentación de la respectiva solicitud de
ejecución ante el encargado de llevar el registro de las garantías mobiliarias
dependiendo del intangible, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 60
de la LGM.

Otro dato destacable del pago directo es la necesidad de valorar el bien a

través de perito designado por sorteo adelantado por la Superintendencia de
Sociedades. Este punto es sumamente valioso, pues le permite al acreedor
determinar realmente el valor del bien que va a saldar su obligación y, debido
a la volatilidad de los intangibles de P.I. el momento de la ejecución es el
indicado para determinar el valor del bien. Resulta oportuno indicar que para
poder adelantar la 27 valoración los peritos designados por la
Superintendencia de Sociedades deben estar inscritos en el registro abierto de
avaladores, en virtud de la obligación legal contenida en la Ley 1676 de 2013,
en específico el artículo 9 prohíbe el ejercicio ilegal de la profesión de
avaluador por persona no inscrita.

Como se puede apreciar, la liquidación de las garantías mobiliarias no

presenta mayor dificultad. El mecanismo de ejecución especial se presenta
como una alternativa interesante, que evita acudir a la jurisdicción y agilizar el
trámite de ejecución. Así mismo, el mecanismo de pago directo le permite al
acreedor acceder un procedimiento claro que le permite la satisfacción de su
acreencia a través de la apropiación del bien en un escenario consensual y en
caso de oposición existen las herramientas para la adquisición del bien previa
valoración del activo.