Temas y Contenidos

6.- Procedimiento del Registro de una Marca

6.1.- Procedimiento del Registro
6.2.- Requisitos, presentación y admisión de solicitud
6.3.- Derecho de Prioridad
6.4.- Modificación división de la solicitud
6.5.- Examen de forma y publicación
6.6.- Oposición al registro y solución
6.7.- Desistimiento de la solicitud y oposición
6.8.- Examen de fondo
6.9.- Recurso en contra de las resoluciones del registro
6.10.- Certificado de Registro y Publicación
6.11.- Duración, renovación y modificación del registro
6.12.- Beneficios del registro de una marca

6.1.- Procedimiento del Registro

El procedimiento para el registro de una marca inicia con la solicitud del registro y concluye con el
certificado de registro y su publicación en la Gaceta Diario Oficial.

6.2.- Requisitos, presentación y admisión de solicitud

La solicitud de registro de una marca se presentará ante el Registro y comprenderá lo siguientes requisitos:

1) Un petitorio que incluirá:

1.1) Nombre y dirección del solicitante;

1.2) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona jurídica;

1.3) Nombre del representante legal, cuando fuera el caso;

1.4) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado; la designación será necesaria
si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país;

1.5) La marca cuyo registro se solicita, si fuese denominativa sin grafía, forma ni color especiales;

1.6) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, agrupados por clases
conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase;
y,

1.7) La firma del solicitante o de su apoderado.

2) Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o colores
especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.

3) El poder o el documento que acredite la representación, según fuera el caso.

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4) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 7 y 8 de la ley numero
380 ley de marcas y otros signos distintivos, cuando fuese pertinente;

5) El nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un
Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante
tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

6) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Presentación de la Solicitud.
Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al
momento de recibirse contuviera al menos los siguientes elementos:

a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca.

b) Información suficiente para identificar al solicitante.

c) La marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o una reproducción de la misma cuando
tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin
color.

d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca.

e) El respectivo comprobante de pago.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en los literales anteriores, el Registro lo notificará
al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará
como no presentada.

6.3.- Derecho de Prioridad

Cuando el solicitante deseara prevalerse de un derecho de prioridad deberá hacer una declaración expresa que
se presentará con la solicitud de registro o dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la
presentación de esa solicitud. La declaración de prioridad indicará los siguientes datos respecto a cada
solicitud cuya prioridad se invoque:

a) La oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria,

b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria, y

c) El número de la solicitud prioritaria, si se hubiese asignado.

A fin de acreditar el derecho de prioridad deberá presentarse, junto con la solicitud de registro o dentro de los
tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la autoridad que
la hubiera recibido, incluyendo la reproducción de la marca y la lista de los productos y servicios
correspondientes, y una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por esa
autoridad. Estos documentos serán acompañados de su traducción cuando corresponda y estarán dispensados
de toda legalización.

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Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinqués del Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, lo indicará y presentará junto con la solicitud o dentro de los
tres meses siguientes a su presentación el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la
traducción correspondiente. Estos documentos estarán dispensados de toda legalización.

6.4.- Modificación división de la solicitud

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite a fin de separar en dos o más
solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial, pagando por cada una la tasa
establecida. No se admitirá una división si ella implicara una ampliación de la lista de productos o servicios
de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de

prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La
publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitud
fraccionaria.

6.5.- Examen de forma y publicación

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 10 y 11 de la ley numero 380
ley de marcas y otros signos distintivos, y de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante dándole un plazo de dos
meses para efectuar la corrección, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud de pleno
derecho y archivarse de oficio.

Publicación de la Solicitud.
Efectuado el examen de conformidad con el Artículo 14 de la ley numero 380 ley de marcas y otros signos
distintivos, el Registro ordenará que se publique la solicitud en La Gaceta, Diario Oficial, o en el medio de
publicación oficial del Registro, por una sola vez, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El aviso que se publique contendrá:

a) El nombre y el domicilio del solicitante;

b) El nombre del representante legal o del apoderado, cuando fuera el caso;

c) La fecha de presentación de la solicitud;

d) El número de la solicitud;

e) La marca cuyo registro se solicita; y,

f) La lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, y la Clase o Clases
correspondientes.

6.6.- Oposición al registro y solución

Cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de
dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los
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fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen
pertinentes.

Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios
siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

La oposición se notificará al solicitante quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde
la fecha de la notificación. Vencido ese plazo el Registro pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se
hubiese contestado la oposición. El plazo para resolver la oposición será de dos meses a partir del día
siguiente de la fecha en que expide el término para contestar.

Las partes podrán convenir en el nombramiento de árbitros o arbitradores para la solución de oposiciones.
Para tal efecto será aplicable la ley número 540 de mediación y arbitraje.

6.7.- Desistimiento de la solicitud y oposición

Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir de ellas
cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición como si no se
hubiera formulado.

La resolución que admite el desistimiento extinguirá las acciones que tenga el solicitante o el opositor, en su
caso, dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado el escrito de
desistimiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, a la persona que hubiese desistido de una oposición no
podrá entablar otra nueva a la misma solicitud de registro fundada en idénticas causas, ni demandar la
nulidad del registro.

6.8.- Examen de fondo

Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguna
de las prohibiciones del Artículo 7. También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos
previstos en los incisos a), b) y d) del Artículo 8 por existir algún registro concedido o solicitado
anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de oficio, con base en la información a su disposición,
si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Artículo 8, todos de la ley numero 380 ley de
marcas y otros signos distintivos.

Una vez realizado el examen de fondo el Registro notificará al interesado por medio de resolución motivada,
la aceptación o negación de la solicitud.

En caso que la marca estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones, el Registro lo notificará al
solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de dos
meses contados a partir de la notificación.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se

satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución
fundamentada.

Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en
un sólo acto, mediante resolución fundamentada.
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Cuando las causas de denegación sólo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la
solicitud, o la oposición interpuesta se limitará a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro
sólo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o
servicios. La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese
necesario para evitar un riesgo de confusión o de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho
anterior.

6.9.- Recurso en contra de las resoluciones del registro

Nulidad del Registro.

A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad
judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste
se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artículos 7 y 8 de la ley numero
380 ley de marcas y otros signos distintivos. Tratándose de algún incumplimiento del Artículo 7 de ley
numero 380 ley de marcas y otros signos distintivos. la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad
competente.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al
tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos
de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para
esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 8 de la ley numero 380 ley de marcas y
otros signos distintivos, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro
impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala
fe.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por
infracción de una marca registrada.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca, solo
puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. Procederá una acción de nulidad si el interesado
no hubiese hecho oposición en su oportunidad.

Cancelación por Generalización de la Marca.

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca
o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común
o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios
comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen
empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes
hechos con relación a esa marca:

a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo
adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;
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b) El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o
genérico del producto o del servicio respectivo; y,

c) El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.

Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de una marca, la autoridad
judicial competente, cancelará el registro de una marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los
tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de
cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la
marca en el país.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse al contestar una objeción del
Registro, o en un procedimiento de oposición, de anulación o de infracción, cuando la objeción o la acción se
sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta Ley. La cancelación será resuelta por
autoridad que conozca del procedimiento o de la acción correspondiente.

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de
concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al
menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

6.10.- Certificado de Registro y Publicación

El Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se
publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.

6.11.- Duración, renovación y modificación del registro

El registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. El registro podrá
renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años contados desde el vencimiento precedente.

Renovación del Registro.

La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud
correspondiente, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del titular;

b) La marca y número del registro;

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando fuese el caso;

d) Poder especial o general

e) Cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva,
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una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada; en todo caso los
productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios, indicando el número de cada clase; y,

f) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El período de renovación solo podrá referirse a un registro, y deberá presentarse dentro del año anterior a la
fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de
seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además
de la tasa de renovación correspondiente, durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efecto desde la fecha de vencimiento del registro anterior,
aún cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en el presente artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá la
renovación sin más trámites. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

Modificación en la Renovación.
Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los
productos o servicios amparados por el registro, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación en la lista de los productos o de

los servicios que la marca distingue.

6.12.- Beneficios del registro de una marca

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marca, y a ejercer
ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho.
El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre
los productos referidos en el inciso precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando
entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que
existe probabilidad de confusión.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios
cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una
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dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular.

g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.